법무법인 광장이 11월 11일 올해로 10회째를 맞은 '지식재산 환경의 변화와 대응' 세미나를 개최했다. 광장 지식재산권(IP)그룹에서 매년 가을 개최하는 IP 세미나는 특허, 상표, 저작권, 영업비밀, 부정경쟁 등 지식재산권 분야에서 발생하는 도전과 현안을 살펴보고, 다각도로 해결 방안을 모색하는 의미 있는 행사로, 올해 세미나도 최근 IP 동향, 영업비밀, 분쟁해결 세션의 3개 세션으로 진행되어 기업체 관계자 등으로부터 높은 인기를 끌었다.
세션 1에서는 곽재우 변호사가 '기술 및 지식재산권 보호 관련 최신 법령 및 판례 동향'을 주제로 발표했다. 또 김홍선 변호사가 세션 2를 맡아 '회사 기술보호를 위한 법무 실무자의 대응전략'을 주제로 발표하고, 마지막 세션인 세션 3에서는 전하윤 변호사가 '실효성 있는 지식재산권 행사를 위한 새로운 전략과 대응'을 주제로 발표했다. 다년간 변리사로 일한 후 광장에 합류한 전 변호사는 최근 법률 환경에서의 지식재산권의 행사방안으로서 민사적 절차, 형사적 절차, 특허심판 절차, 무역위원회 및 세관 절차, 외국 절차의 활용 등에 대해 설명했다.
이번 세미나를 기획한 광장 IP그룹장인 김운호 변호사는 "IP 분야 법률 전반에 새로운 개정 내용과 쟁점들이 등장하고, 점증하는 기술 보호의 중요성과 국제적 분쟁의 증가로 인해 발생 가능한 IP 분쟁 해결을 위해 다양한 측면에서 새로운 대응 전략을 갖춰야 하는 시대에 이르렀다"며 "광장 지식재산권그룹은 앞으로도 지식재산 분야의 최신 이슈를 소개하고, 지식재산 실무자들 사이 상호 교류의 장이 될 수 있는 이같은 자리를 꾸준히 마련하겠다"고 소개했다. 세션별 주요 발표내용을 정리해 소개한다.
세션 1. 기술 및 IP 보호 관련 최신 법령 및 판례 동향
곽재우 변호사는 최신 지식재산권(IP) 법령 동향과 대응 방안을 주제로 발표를 진행했다. IP 법령의 변화와 법적 대응의 중요성을 강조하고, 특히 한국의 징벌적 손해배상 제도와 상표 공존동의 제도 등 최근의 법 개정 사항들을 중점적으로 다루었다.
1. 징벌적 손해배상 제도
징벌적 손해배상 제도는 실제 발생한 손해만큼만 배상하는 전보적 손해배상을 넘어, 악의적이거나 반사회적인 행위에 대해 가해자에게 추가적인 배상책임을 부과함으로써 위법행위를 억제하고 피해자의 권리를 보호하는 제도이다. 함무라비 법전에서 기원을 찾을 수 있을 정도로 오랜 역사를 가진 제도로, 우리나라에서는 부여의 1책12법이 잘 알려져 있다.
현대적 징벌적 손해배상 제도는 18세기 영미법에서 판례법을 통해 수용되었으며, 미국에서는 1960년대부터 거액의 징벌적 손해배상을 인정한 판례가 누적되고 있다. 한국은 2011년 하도급법을 시작으로 징벌적 손해배상이 도입되었다. 현재는 특허법, 부정경쟁방지법, 상표법, 디자인보호법, 산업기술보호법 등 주요 IP 관련 법률에 확대 적용되고 있다.
잇따른 징벌적 배상 판결
지금까지 한국에서 징벌적 손해배상이 인정되었던 사례는 대부분이 하도급법 위반 사례였으나, 최근 IP 분야에서 주목할 만한 판결들이 잇따르고 있다. 올해 9월 26일 선고된 '아이밀' 판결에서 상표권의 고의적 침해에 대해 2배의 징벌적 손해배상(2억원)이 인정되었으며, 10월 31일 선고된 특허법원의 주방용품 특허 판결에서도 특허침해에 대해 2배의 징벌적 손해배상이 인정되었다. 다만, 징벌적 손해배상의 적용 시기와 관련해서는 법원의 판단이 엇갈리고 있다. 주방용품 특허 판결에서는 제도 도입 이전에 시작된 침해라도 도입 이후의 침해 부분에는 징벌적 손해배상이 적용된다고 보았으나, 9월 5일 선고된 다른 특허법원 판결에서는 부칙 문언을 엄격히 해석하여 도입 이전 시작된 침해에는 징벌적 손해배상이 적용되지 않는다고 판단한 바 있다.
한국의 징벌적 손해배상 제도는 실제 손해액의 일정 배수 범위 내에서 배상액을 정하는 재량적 배수배상 방식을 채택하고 있어, 배심원의 폭넓은 재량으로 고액의 배상이 가능한 미국과는 차이가 있다. 이러한 배경에서 기술유출 방지를 위해 올해 8월 21일부터 특허권 침해, 영업비밀 침해, 아이디어 탈취 행위에 대한 배상 한도가 3배에서 5배로 상향되었는데, 실제로 어떤 변화가 이루어질 것인지는 지켜볼 필요가 있다.
2. 상표 공존동의제도
이번 세미나에서는 상표 공존동의제도 또한 중요하게 다뤄졌다. 기존에는 선등록(출원)된 상표와 동일 · 유사 상표의 등록이 제한되었으나, 올해 5월 15일부터는 선등록(출원) 상표권자의 동의를 받으면 등록이 가능해진 것이다.
이는 상표 분쟁을 줄이고 상생협력을 촉진하는 방안으로 주목받고 있다. 다만, 곽 변호사는 "소송단계에서 공존동의서 제출은 불가능하며, 조건부나 포괄적 동의서의 효력이 제한적"이라고 설명하여 신중한 접근을 당부했다.
3. 직무발명 자동승계제도
기술 유출 방지를 위한 부정경쟁방지법 개정과 직무발명의 자동승계를 도입한 발명진흥법 개정 내용도 소개됐다. 특히 직무발명 자동승계제도는 기존의 복잡했던 승계 통지 절차를 간소화해 기업과 근로자 간 IP 분쟁 감소에 기여할 것으로 전망된다.
곽 변호사는 징벌적 손해배상 제도 강화, 디스커버리 제도 도입, 발명의 실시 행위 및 상표의 사용 행위 추가 등 현재 발의된 IP 분야 최신 개정안들을 소개하며 발표를 마무리했다. 곽 변호사는 "징벌적 손해배상제도는 단순한 기업 간 분쟁 해결 수단을 넘어 지식재산권 보호와 기술 혁신을 촉진하는 전략적 장치로 발전해야 한다"며 "기술 및 지식재산권 보호에 관한 최신 법령 동향에 대한 기업들의 적극적인 이해와 대비가 필수적"이라고 강조했다.
세션 2. 회사 기술보호를 위한 법무 실무자의 대응전략
1. 회사의 기술 보유 형태
회사의 기술은 (i)공보로 공개하고 20년/10년/15년간 보호를 받는 특허/실용신안/디자인, (ii)비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성이 인정되는 경우 일정한 보호기간(기술 난이도, 역설계 가능 기간 등을 고려하여 정해짐) 동안 보호를 받는 영업비밀, (iii)모방되지 않은 독자적 창작물인 경우 아이디어가 아닌 구체적인 창작 표현에 대해 사후 70년간 보호받는 저작권, (iv)임직원의 일반적인, 특수한 지식, 경험, 노하우 등을 통해 보유하고 있는 경우가 대부분이다.
해당 기술을 특허로 출원할지, 영업비밀로 보호받을지 여부는 회사가 선택할 수 있는데, 일반적으로 역설계(reverse engineering)가 가능한 수준의 기술까지는 특허를 출원하여 보호받고, 역설계가 어려운 구체적인 물질, 배합비 등에 대해서는 영업비밀로 보호받게 된다. 설계도면, 연구개발 보고서, 소스코드의 경우 영업비밀뿐만 아니라 저작권으로도 보호받을 여지가 있다. 특히 영업비밀 보호기간이 도과했다고 판단될 가능성이 있는 경우라면 저작권 침해도 함께 주장할 필요가 있다. 다만, 설계도면, 연구개발 보고서 등은 기능적 저작물에 해당하여 해당 분야에서의 일반적인 표현방법, 그 용도나 기능 자체, 이용의 편의성 등에 의해 그 표현이 제한되는 경우가 많아 저작권으로 보호받지 못하는 경우가 있을 수 있다.
공보에 게재된 특허의 권리범위에 속하면 누구나 특허 침해에 해당할 수 있는 특허권과 달리, 영업비밀은 영업비밀 보유자의 제품을 역설계해서 개발한 기술일 경우에도 영업비밀 보유자의 기술을 부정하게 취득하거나 계약관계 등에 따라 비밀로 유지할 의무가 있지 않은 이상 침해에 해당하지 않는다. 즉, 영업비밀 침해는 영업비밀 보유자와 일정한 이해관계가 있는 경우에만 침해 문제가 생길 수 있는데, 영업비밀 침해 유형 중 80~90% 정도는 인력의 이직/채용에 의해 발생하고, 10~20% 정도는 라이선스 계약 등 기술계약 위반 이슈로 인해 발생한다.
2. 회사 인력 전직 시 취할 수 있는 법적 조치
경쟁사로 전직하려는 임직원에 대한 기술 유출 우려가 있을 때에, 퇴직자가 사용한 PC, 노트북, 스마트폰 등에 대한 디지털 증거분석(Digital Forensics)을 수행해 볼 수 있다. 특히 R&D에 종사하는 연구원의 경우 업무의 편의를 위하여 혹은 재직 중 또는 퇴직 시 자료 정리 등을 하며 영업비밀 자료를 유출할 가능성이 있으므로, 꼼꼼히 확인해 볼 필요가 있다. 이에 퇴사자가 사용하던 HDD/SSD 등의 저장매체는 일정 기간 보관하고, 업무 승계자에게는 새로운 저장매체를 제공할 필요가 있다.
형사 고소를 제기하는 경우 수사기관은 전직 근로자의 주거지 또는 경쟁사 사무실 등에 대한 압수 · 수색을 실시할 수 있다. 만약 압수수색의 결과 중요 자료의 유출이 있었음이 확인된 경우, 법원은 최근 유출자에 대하여 상당한 형벌을 선고하고 있다.
영업비밀 · 산업기술 · 국가핵심기술 유출시 어느 기관에 형사 고소를 제기할지는 각 기관의 전문성과 압수수색 가능 시기를 종합적으로 고려하여 결정할 필요가 있다. 특히 국가핵심기술이 유출된 경우에는 정부가 범정부 합동수사단을 신설하여 신속하게 수사하는 방안을 검토하고 있으니 이를 통해 권리 구제를 받는 것을 고려해 볼 수 있다.
민사적으로는 전직 근로자가 근무하면서 취급한 기술 개발 관련 파일 등을 유출한 사실 및 전직 근로자가 동종업계에서 일하고 있는 사실이 인정된다면, 해당 비밀이 실제로 경쟁사 업무에 활용되었는지 여부와 관계없이, 해당 비밀이 향후 경쟁사의 기술 개발, 마케팅 등에 활용되어 귀사의 영업비밀을 침해할 가능성이 있다는 이유로 영업비밀침해금지 및 전직금지청구가 인용될 가능성이 있다. 만약 전직 근로자가 퇴사하면서 유형적인 영업비밀 자료를 가지고 나간 것이 없는 것으로 확인될 경우, 전직 근로자와 경쟁사가 민 · 형사적인 법적 책임을 지게될 가능성은 낮아지게 된다.
전직금지약정 유효기간 제한
그런데 이 경우에도 전직금지약정의 이행을 청구하는 것은 가능하다. 법원은 전직금지약정 기간을 항상 유효하다고 보지 않고, 퇴직자의 핵심인력 여부, 퇴직자의 근무 기간, 퇴직자에게 전직금지대가를 지급했는지 여부, 퇴직자가 회사의 중요한 정보에 접근 가능한 정도, 관련 분야의 기술 발전 속도, 전직금지기간과 범위 등을 어떻게 약정하는지 등을 종합적으로 고려하여, 약정의 유효성을 판단하게 되는데, 이를 종합하여 일정 기간만 유효하다고 보는 경우가 많다.
전직금지약정의 유효성을 판단함에 있어 최근에는 합리적 수준의 대가를 지급한 경우에만 해당 금액의 액수에 비례하여 유효성을 인정하는 사례가 많아지고 있으므로, 핵심 인력이 경쟁사로 이직하려고 하는 경우, 기술 격차를 빠른 속도로 좁힐 것으로 예상되는 경우에는 전직금지대가를 지급해야 할 필요가 있다.
3. 경쟁사 인력 채용 시 유의사항
채용 대상자가 부지불식간에 불필요한 타사의 영업비밀을 유입시키지 못하도록 조치하는 게 필요하다. 채용 대상자에게 디지털 증거분석을 활용하면 포맷을 했더라도 자료 복사 흔적이 복원 가능함을 설명하고, 타사의 영업비밀 유입 우려에 대하여 당사자는 물론 경우에 따라서는 회사까지도 법적 책임을 질 우려가 있다는 점을 재차 반복해서 설명할 필요가 있다.
특히 종전 회사의 영업비밀이나 영업비밀이 포함된 유형적인 자료를 회사로 반입하거나 회사에서 사용할 경우 또는 회사로의 반입이나 회사에서의 사용행위가 없더라도 개인적으로 이를 보관, 관리하는 경우, 종전 회사의 형사 고소나 민사소송의 제기로 인하여 회사가 해당 근로자를 해고하여야 하는 상황이 발생할 수 있다는 점을 충분히 설명할 필요가 있다.
위와 같은 절차를 통해 경력자가 종전 회사로부터 영업비밀이나 이와 관련된 유형적인 자료를 반출하지 아니하였음이 확인되면, 이를 확인하는 서약서를 경력자로부터 징구받고, 채용자에게 지급하는 PC에는 USB 등 이동저장장치로 외부 자료가 복사되지 않도록 기술적인 조치를 취하는 등의 추가적 절차가 필요하다.
기억에 의한 영업비밀 침해 여부
전직자의 업무에 대한 기억으로 경쟁사에 대한 영업비밀 침해가 인정될 수 있는지 여부와 관련해, 학력과 경력에 따라 스스로 체득하게 된 '일반적 지식, 경험, 거래선과의 친분관계' 등은 전직자에게 일신전속적으로 귀속된 인격적 성질의 지식이므로 영업비밀 침해행위에 해당한다고 볼 수 없다는 판결이 있는 반면, 경쟁사로부터 습득한 '특별한 지식, 기술, 경험' 등을 사용하기 위하여 채용하고 이러한 비밀을 누설하도록 유인하는 등 부정한 수단을 사용한 경우에는 영업비밀 침해행위에 해당한다는 판결도 있다.
4. 라이선스 계약 체결 시 유의사항
영업비밀 침해가 문제되는 대표적인 유형 중 하나는 기술제공 계약, 라이선스 계약 이행 내지 종료 이후의 과정에서 문제되는 경우이다. 이러한 법적 리스크를 최소화하기 위해서는 라이선스 계약을 체결할 때 독점 · 비독점 허락 여부, Background IP를 개량(improvement)한 Foreground IP의 귀속 주체, 기술 자료의 제공 범위 및 인력 교육 여부, 라이선스 계약 종료 이후의 비밀유지의무, 종료 시 자료 반환 · 폐기 등과 관련하여 전문가의 법적 검토를 받을 필요가 있다.
Back ground IP를 개량한 Foreground IP를 라이선서와 라이선시 중 누가 보유할지 여부는 개량을 주도한 당사자가 누구인가를 고려하여 협상력에 의해 좌우되는 경우가 많은데, 만약 이를 공유하는 것으로 합의하게 되면 이른바 '지식재산권의 준합유' 법리가 적용되어 다른 공유자의 동의 없이는 지분을 양도하거나 라이선스 계약을 체결할 수 없는 등 여러 제약이 따르게 된다는 점을 고려하여 협상을 진행할 필요가 있다.
국가핵심기술 · 국가첨단전략기술을 보유한 회사일 경우에는 해외 회사와 라이선스 계약을 체결하여 기술을 제공하는 경우에는 산업통상자원부로부터 기술 수출 승인을 받거나 사전 신고를 하여야 하고, 국가핵심기술을 보유한 회사뿐만 아니라 국가연구개발사업으로 개발한 산업기술을 보유한 회사는 기술 유출이 발생할 우려가 있거나 발생한 때 즉시 산업통상자원부 및 국정원에 그 사실을 신고할 의무가 있다는 점을 기억할 필요가 있다.
세션 3. 실효성 있는 지식재산권 행사를 위한 새로운 전략과 대응
지식재산권의 행사는 민사적 절차, 형사적 절차, 특허청 · 특허심판원 절차, 기타 행정절차를 통해 이루어지며, 외국에서의 절차를 활용하는 것도 가능하다.
1. 민사적 절차
지식재산권 행사를 위해서는 침해소송을 통하여 침해 금지와 손해배상을 구할 수 있다. 특허분쟁의 경우, 침해소송은 지방법원에 제기되는 한편 피고가 제기하는 특허에 대한 무효심판은 특허심판원에 제기된다. 침해소송의 2심과 특허심판원 심결에 대한 취소소송은 특허법원의 관할이다.
최근 실무에 의하면, 특허침해소송이 제기된 후 무효심판이 제기되는 경우, 법원은 특허심판원의 심결 또는 그에 대한 특허법원의 판단을 기다리며 침해소송 절차를 진행하지 않는 경우가 많다.
한편 침해소송이 제기된 경우 관련 특허에 대한 무효심판은 신속심판으로 심리되는 점을 고려하면, 특허침해소송의 1심 절차는 1.5년 내지 2년 정도가 소요된다.
특허침해소 1.5~2년 소요
특허침해소송에서는 침해 증거 수집의 곤란이 문제되어 왔다. 이를 위해 원고는 특허법상 자료제출명령제도(특허법 제132조), 행위태양 제시 의무(특허법 제126조의2) 등의 특허법상 제도를 활용하는 것을 고려할 수 있다. 그러나 이러한 제도는 특허법 및 이를 준용하는 실용신안법에만 존재하는 것이므로, 다른 지식재산권 소송에서는 민사소송법상의 문서제출 명령 제도를 활용하여야 한다. 민사소송법상 증거보전절차의 활용도 검토해 볼 수 있다.
이러한 증거 수집 곤란을 해소하기 위하여 특허법 개정안들이 제출되어 있는데, 전문가에 의한 증거조사, 특허법상의 증거보전 제도, 당사자에 의한 신문(소위 영미식 deposition), 자료보전명령 등의 제도가 개정안에 포함되어 있다.
한편 지식재산권 소송에서는 손해배상액이 충분치 않아 지식재산권 보호가 미흡하다는 목소리가 있어 왔고, 현행법에는 징벌적 손해배상 제도가 도입되었다. 2019년 징벌적 손해배상이 도입된 이후 실제로 징벌적 손해배상을 인정한 사례가 없었으나, 2023년 부산지방법원이 처음으로 징벌적 손해배상을 인정하였고, 해당 판결은 특허법원에 의해 유지되었다. 향후 법원의 징벌적 손해배상 적용 동향에 주목할 필요가 있다.
2. 형사적 절차
우리나라 법상 지식재산권 침해는 대부분 형사 처벌 대상이 된다. 지식재산권을 보유한 권리자는 필요에 따라 이러한 형사 절차를 활용하여 실효성있게 권리를 행사할 수 있다.
특히 영업비밀침해의 경우, 부정경쟁행위 방지 및 영업비밀보호법, 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률, 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법 등의 법률이 적용되어 중한 형사 처벌을 받을 수 있다. 나아가 특허청에 대한 등록이 필요한 특허권, 상표권 등과 달리 영업비밀은 별도의 등록이 없이 보호되므로, 특허심판 등으로 형사 절차가 지연되지 않고 형사적 절차의 실효성이 높다.
이러한 영업비밀침해에 대한 수사는 경찰이 주로 담당하지만, 최근 특허청 특별사법경찰도 적극적으로 영업비밀보호를 위한 수사에 나서고 있으므로, 이러한 수사기관들의 특징을 감안한 적극적 협조도 필요할 것이다.
3. 특허심판
특허심판원은 지식재산권의 행사와 관련하여 지식재산권의 유무효를 다툴 수 있는 무효심판제도와 지식재산권의 침해 여부를 다툴 수 있는 권리범위확인심판 제도를 운영하고 있다. 특허심판은 민사소송에 비하여 상대적으로 신속하게 결정을 얻을 수 있다는 장점이 있다.
4. 기타 행정절차
불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률은 지식재산권 또는 영업비밀을 침해하는 물품 등을 해외에서 공급하거나 이를 수입하는 행위 등을 불공정무역행위로 규정하고 있다.
지식재산권자 등은 무역위원회에 불공정무역행위에 대한 조사를 신청할 수 있다. 무역위원회는 조사 신청이 있으면 20일 내에 조사개시결정을 하고, 6~10개월 내에 불공정무역행위 여부에 대한 판정을 한다. 무역위원회의 판정에 대해서는 이의신청, 행정심판, 행정소송을 통해 불복할 수 있다.
또한 관세법에 의하면 지식재산권을 침해하는 물품은 수출입이 금지된다. 따라서 지식재산권자는 세관을 통하여 침해 물품의 통관을 보류시키는 조치를 할 수도 있다.
5. 외국 절차의 활용
외국에서 각국의 제도를 이용하여 지식재산권을 행사하는 것도 물론 가능하지만, 두 가지 제도에 대하여 주목한다. 먼저 미국 연방법에 따라, 미국 외의 국가에서의 소송절차를 위하여 미국에서의 디스커버리를 신청할 수 있다.
또한 최근 운영이 시작된 유럽의 UPC 절차의 활용도 고려할 수 있다. UPC는 기대보다 활발히 이용되고 있다는 평가이다. 우리나라 기업들도 외국 로펌과의 네트워크를 가진 광장 등의 로펌을 통하여 제도 활용을 시도하여 볼 수 있을 것이다.
정리=리걸타임즈 이은재 기자(eunjae@legaltimes.co.kr)
