지식재산권
법무법인 율촌에 따르면, 국내에서 특허 등 지식재산 관련 분쟁을 겪고 있는 기업의 비율이 꾸준히 증가하고 있다. 특히 작년 11월 국회에서 통과된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목(데이터 부정사용행위) 및 타목(퍼블리시티 부정사용행위) 신설에 따라 크롤링(crawling) 내지 퍼블리시티 관련 분쟁이 더 늘어날 것으로 예상되며, 산업기술유출방지법 위반 형사사건과 국가핵심기술 관련 자문도 늘어나고 있다.
이와 함께 보상금 청구소송을 포함한 직무발명 관련 분쟁, 영업비밀의 성립 요건 완화와 맞물린 영업비밀 침해 관련 분쟁, 직원의 입 · 퇴사와 관련된 전직금지 관련 분쟁들도 꾸준히 계속될 것으로 보이며, 기술 전문성이 있는 특허청 특별사법경찰을 이용한 특허권 침해, 영업비밀 침해 등의 형사 고소도 꾸준히 증가하고 있다.
율촌 관계자는 "최대 3배의 징벌적 손해배상이 적용되는 특허법, 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법이 시행됨에 따라 분쟁이 많아질 것으로 예상되었으나, 아직 그러한 경향을 뚜렷하게 확인하기는 어려운 것으로 보인다"고 진단했다.
메이저 로펌들이 4차 산업혁명 시대의 특허파수꾼을 자처하며 높은 경쟁력을 발휘하는 가운데 20년 넘는 역사가 쌓인 법무법인 KCL IP팀과 변호사와 변리사의 협업을 강조하는 법무법인 다래, 올 봄 제일국제법률사무소와 합친 법무법인 그루제일, 대법원 재판연구관 출신의 이수완 변호사가 활약하는 AIP, 조앤파트너스 등 높은 전문성으로 무장한 IP 부티크들이 함께 리그테이블을 형성하고 있다. 또 법무법인 대륙아주, 양헌, 김앤장 출신의 김용갑 변호사가 포진한 법무법인 린, 법무법인 원, 법무법인 한결 등도 IP 업무를 활발하게 수행하는 주요 로펌들로 분류된다.
주식회사 하이콘을 대리해 미국 연방법원에서의 특허침해, 계약위반, 영업방해 사건에서 유리한 배심원 평결을 도출한 것이 율촌이 올해 수행한 대표적인 업무사례로 소개된다. 율촌은 미국의 반도체 테스트 장비업체인 P사가 국내 동종기업인 하이콘을 상대로 특허침해, 계약위반, 영업방해 등을 주장하며 미국 텍사스동부연방지법(E.D. Tex.)에 제기한 손해배상청구소송에서 하이콘을 대리하여 P사의 7,800만 달러(약 900억원) 손해배상청구를 방어하고 도리어 하이콘이 원고 P사를 상대로 낸 130만 달러(약 15억원)의 손해배상청구를 인정받는 유리한 배심원 평결을 이끌어냈다. 율촌 관계자는 "원고에 유리하고 특히 한국 기업 등 외국 피고에게 불리하기로 잘 알려져 있는 텍사스동부지법의 배심원단 앞에서 5일간의 재판을 거쳐 얻어낸 것으로, 율촌은 공동대리인의 자격으로 재판에 직접 출석하고, 소송개시 후 1년 반 동안 디스커버리와 증언녹취(deposition) 등 재판 전(pre-trial) 업무도 상당부분 직접 수행했다"고 소개했다.
미 텍사스동부지법 손배소 방어
또 독일 바이엘이 종근당을 상대로 제기한 특허권침해금지 가처분 사건에서 종근당을 대리하여 가처분 기각 결정을 받아내고, 코닝을 대리한 에이지씨 가부시키가이샤(AGC Inc. 구 Asashi Glass Co., Ltd.)와의 강화유리 특허에 관한 특허무효심판에서도 승소했다. 대유위니아와 서울반도체를 대리해 영업비밀을 유출한 것으로 의심되는 퇴직 직원과 이들이 취업한 경쟁업체에 대한 유죄판결을 받아내는 등 영업비밀 분쟁에서도 성공적인 결과를 잇따라 도출하고 있다.
법무법인 광장도 특허, 상표, 저작권, 부정경쟁행위, 직무발명, 게임 등 분야별로 다양한 업무사례가 보고되고 있다.
청호나이스가 코웨이를 상대로 제기한 냉온정수시스템 특허침해소송의 항소심에 코웨이 측 대리인으로 투입되어 100억원의 손해배상금이 인정된 1심 판결을 뒤집고 청호나이스의 청구를 모두 기각하는 코웨이 전부 승소 판결을 받아낸 가운데 상고심을 진행 중에 있으며, 웹젠이 웹젠의 게임인 '뮤 온라인'의 게임 캐릭터, 스킬이펙트 등을 모방하여 저작권을 침해했다는 이유로 중국 게임회사인 유주 게임즈를 상대로 제기한 저작권 침해 금지, 부정경쟁행위 금지 및 손해배상청구소송에선 웹젠을 대리해 최종 승소했다.
메디톡스 집행정지 사건 6건을 대리하여 지난 1년간 1심부터 대법원까지 모두 17전 16승의 대승을 거둔 법무법인 화우 IP팀은 특히 제약 분쟁에서 두각을 나타내고 있다.
노바티스 아게가 치매치료제인 엑셀론패치 관련 조성물특허권 침해를 주장하며 SK케미칼을 상대로 낸 1,833억원 상당의 손해배상청구소송에서 SK케미칼을 대리해 1심에서 노바티스 아게가 주장하는 손해액 1,833억원 중 98%를 기각하는 판결을 이끌어낸 가운데 항소심을 진행 중에 있으며, 와이어스 엘엘씨(Wyeth LLC), 한국화이자가 13가 폐렴구균 단백접합백신 관련 특허권을 침해했다고 주장하면서 SK바이오사이언스를 상대로 낸 특허권침해금지 가처분에선 SK바이오사이언스를 대리해 바이오사이언스가 러시아에 폐렴구균 단백접합백신 관련 기술을 이전하고 임상 연구 시험 목적으로 의약품 제조, 수출한 행위는 한국 특허법 96조 1항에 의하여 특허권의 효력이 미치지 않는다는 법리를 주장하여 2020년 12월 가처분 기각, 2021년 12월 항고 기각에 이어 신청인 측이 추가로 낸 2차 가처분도 최근 다시 기각하는 결정을 받아냈다. 두 사건 모두 김앤장이 상대방 대리인이다.
세종, 링크사이트 방조책임 인정받아
법무법인 세종은 올해 특히 저작권 분쟁에서의 활약이 돋보였다. 스크린골프 분야 국내 1위 사업자인 골프존을 상고심에서 대리해 골프존이 패소한 2건의 특허법원 판결을 뒤집는 결과를 이끌어냈으며, KBS, MBC, SBS 방송 3사를 대리해 링크의 저작권 침해 방조책임을 인정받은 대법원 판결도 세종 변호사들의 작품이다. 세종 관계자는 "저작권자의 허락 없이 복제, 업로드된 영화, 드라마, 예능 프로그램 등 방송저작물에 링크를 설정하여 공중에게 무료로 제공하면서 여기에 배너광고를 삽입하여 광고수익을 얻는 '링크사이트'가 다수 존재해 왔다"며 "세종은 링크행위의 저작권 침해 방조책임을 인정한 최초의 민사사건 대법원 판결을 이끌어낸데 이어 형사사건에서도 대법원이 기존의 판결을 변경하여 링크행위에 대한 저작권 침해 방조책임을 인정하도록 하였다"고 강조했다.
법무법인 태평양은 일진다이아몬드를 대리해 미국 회사가 특허권 침해를 주장하며 미 ITC에 일진다이아몬드 제품의 수입 및 판매 금지 청구를 구하며 특허침해조사를 신청한 사건에서, 미국의 대리인과 함께 사건을 수행해 수입 및 판매 금지 청구를 기각시킨 것을 올해 주요 성공사례로 소개했다. 미국 대리인의 선정부터 ITC 조사에 관한 대응전략 강구, 의뢰인과 미국 대리인과의 효율적 소통 촉진 등 태평양의 국제분쟁 수행 노하우가 발휘된 대표적인 케이스다. 태평양은 미용 및 치료 분야에서 널리 사용되는 보툴리눔 톡신 제제 제조업체인 메디톡스가 해당 제품의 제조에 사용되는 균주 및 제조방법에 관한 메디톡스의 영업비밀을 침해했다며 휴젤을 상대로 ITC에 조사를 신청한 사건에선 휴젤을 대리하고 있다.
태평양, 미 ITC 분쟁 활약
태평양 관계자는 "해외를 무대로 하는 한국 기업의 활동이 지속적으로 확대되면서 한국 기업의 해외 IP 분쟁이 증가하고 있고, 최근에는 한국 기업들 간의 IP 분쟁임에도 해외에서 쟁송이 이루어지는 경우가 증가하고 있다"고 지적하고, "유럽에서는 오랫동안 미뤄져 왔던 유럽통합특허법원(UPC)이 내년 4월 출범할 예정이므로, 유럽에 진출한 국내 기업들도 그 제도의 개요 및 대응방안을 준비할 필요가 있다"고 조언했다.
김앤장 지식재산권 그룹은 1973년 사무소 설립 당시부터 전문 그룹으로 구성되어 50년의 풍부한 노하우와 변호사와 변리사, 외국변호사 등으로 이루어진 막강한 인재풀을 보유하고 있다. 지식재산권 법률서비스를 선도함은 물론 미국, 유럽, 중국, 일본 등 전 세계 국가에서 발생하는 글로벌 지식재산권 분쟁에 맞춤형 종합 솔루션을 제공한다고 강조했다.
이탈리아 제약회사 마스텔리와 국내 제약회사 파마리서치를 대리하여 DNA 단편 혼합물 특허의 등록무효사건에서 특허성을 부정한 하급심 판단을 뒤집고 대법원 상고심에서 승소한 후, 특허법원 환송심 단계에서도 신규성, 기재불비 등 새로운 무효 주장을 성공적으로 방어하여 특허성을 인정받은 사례, 온라인 플랫폼서비스 사업자가 경쟁사의 모바일앱을 크롤링한 행위가 문제된 사건에서, 기존에 크롤링이 문제된 선례들과의 차별화를 통하여 정보통신망 침입죄, 저작권법 위반죄 등에 대하여 무죄판결을 선고받아 대법원에서 확정된 사례, LG화학의 차세대 핵심 원천 기술인 OLED 소재 관련 중수소화합물 특허에 대해 국내외 경쟁업체들이 제기한 복수의 무효심판들에 대해 LG화학의 특허기술이 종래 기술에서는 찾아볼 수 없는 새로운 것이라는 점을 성공적으로 입증하여 특허가 유효하다는 판단을 받아낸 사례 등이 올해 수행한 주요 업무사례로 소개된다.
IP 1세대 변호사인 김영철 변호사에 이어 김범희, 김보성, 정종국 변호사가 포진한 KCL IP팀은 한국의 담배제조업체 K사를 대리해 이탈리아 업체가, K사가 이탈리아에 등록한 상표와 동일한 상표를 붙여 이른바 짝퉁상표 담배를 리비아로 수출하려는 것을 막아낸 것으로 유명하다. 상표를 선등록한 업체와의 합의 도출 및 K사의 신규 출원 상표 등록, 짝퉁업체를 상대로 낸 가처분 승소 등 이탈리아 세관으로부터 짝퉁업체의 담배 수출 사실을 통보받은 때로부터 최종 승소까지 6년이 걸린 복잡한 사건이다.
KCL은 또 전력 케이블 업계를 선도하는 L사를 대리하여 최근 각광을 받고 있는 배전설비인 부스덕트 시스템에 관한 특허 2건에 대해 경쟁사를 상대로 특허권 침해금지 및 손해배상소송을 내 승소했으며, 광학제품의 개발을 위탁받은 회사가 무단으로 자기 명의로 특허를 출원하고 등록하자 특허권 이전등록 청구소송을 내 해당 특허가 개발 결과물과 동일하다는 사실 및 계약에 따른 권리 귀속을 주장, 입증하여 승소 판결을 받았다. 원래의 권리자에게 특허권을 되찾아준 것으로 개발 용역 시에 자주 발생하는 결과물에 관한 권리 귀속 분쟁을 해결한 사례다.
지평, 시공사 상표 사용 관철시켜
법무법인 지평은 시행사인 ㈜대풍산업을 대리하여 시공사인 ㈜상지카일룸이 자신이 직접 시공한 아파트/공동주택에 브랜드 '카일룸'을 사용하지 말라며 제기한 상표사용금지 가처분에서 대풍산업을 대리해 1심에서 가처분 기각 결정을 받은 데 이어 항고심에서도 항고기각 결정을 받았다. 명시적 사용허락 계약이 없었더라도 양측의 거래 실질 및 부동산 시행업의 성격 등에 비추어 묵시적 사용허락이 있었다고 볼 수 있다는 것이 법원의 가처분 기각 이유다. 또 하이트진로의 두꺼비 캐릭터 인형 디자인이 자신이 등록한 디자인의 권리범위에 해당한다면서 청구인이 제기한 권리범위확인심판 사건에서 하이트진로를 대리해 기각 심결을 받아내는 등 다양한 사건에서 성과를 내고 있다. 지평은 '주얼리 클립 컨셉'의 차량용 방향제 원조 업체인 오센트㈜를 대리하여 상품형태를 모방하고 '주얼리 클립 컨셉'을 카피한 후발업체인 이븐도우를 상대로 제기한 부정경쟁방지법 위반 사건에서도 권리침해 사실을 인정받아 일부 승소 판결을 이끌어냈다.
리걸타임즈 김진원 기자(jwkim@legaltimes.co.kr)
