IP

특허법원 등 법원이나 특허청에서 지식재산권자를 보호하고자 하는 경향이 계속되어 자리를 잡아가는 모습이다. 입법 관점에서 보면, 저작권의 경우 AI와 관련하여 저작물 사용에 관한 저작권법 개정안이 논의되고 있으며, 상표법은 선등록상표의 상표권자가 후출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 하는 공존 동의제의 도입을 주요 내용으로 하는 상표법 개정안이 공포되어 내년 5월 시행을 앞두고 있다.

유럽통합특허법원 6월 1일 출범

한편 유럽에서 다국적 관할권을 갖는 유럽통합특허법원(Unified Patent Court, UPC)이 지난 6월 1일 출범하여 한 번의 특허 등록으로 유럽 여러 국가에서 특허권 주장이 가능해진 만큼 한국 기업들도 유럽에서의 특허 관리와 소송 리스크 분석에 보다 면밀한 대비가 필요할 것으로 판단된다. UPC가 출범한 지 불과 2~3개월 만에 금지명령(injunction)이 내려지기도 했다.

대내외적인 고금리 기조와 경제적 여건으로 인해 기업 M&A가 감소함에 따라 국가핵심기술을 보유한 한국 회사를 해외에서 인수 · 합병하거나 해외로 기술을 이전하는 사례도 감소하였다. 다만, 외국법원이나 기관에 의한 재판, 기타 유사절차에 국가핵심기술 자료가 제출되는 경우 정부는 지난해에 제정 시행된 산업기술보호지침에 근거하여 적극적으로 규제를 하고 있는 실정이다. 더욱이 국가첨단전략기술로 지정된 기술에 대해서는 정부가 한층 강화된 보호조치를 취하고 있는데, 이에 대하여 공개된 특허권과 특허기술에 대한 정부의 규제가 지나치다는 업계의 반발도 감지되고 있다.

전자/재료/화학 분야의 경우, 리튬이차전지, 반도체, OLED 관련 특허 및 영업비밀 · 기술유출 분쟁이 꾸준히 발생하고 있고, 한국 기술이 해외로 유출되는 것을 막기 위한 정부와 사법부의 노력도 계속되고 있다. 또 지난해와 마찬가지로 리튬이차전지, 반도체, 액정 등 부품의 양극재, 전해액, 분리막, 원재료 물질을 생산하는 국내외 재료 · 화학물질 제조업체들, 부품업체들 사이에 한국에서의 특허분쟁도 계속되고 있다. 특히 최근 화학 분야에서는 이른바 '썩는 플라스틱' 등 생분해성 소재 관련 기술 개발이 활발히 시도되고 있어 관련 법률자문 수요가 발생하고 있다.

기계/자동차 분야는 세계 유수의 자동차 회사들 사이에 전기차, 수소차 등 친환경 자동차 시장 주도권을 확보하기 위한 경쟁이 치열한 가운데 AI 자율주행 시장을 선점하기 위한 특허 출원 경쟁도 여전하다.

제약/바이오 분야는 허가특허연계제도에 따른 분쟁이 꾸준히 발생하고 있다. 셀트리온, 삼성바이오에피스, 대웅제약, CJ헬스케어 등의 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 개발도 계속되어 국내외에서 관련 분쟁이 이어지고 있다. 특히 외국에서는 코로나19 백신 관련 특허분쟁이 본격적으로 전개되고 있어서 국내에도 향후 관련 분쟁이 발생할 가능성이 있다.

부정경쟁 적극적 해석에 비판적 입장도

한편 부정경쟁방지법상 타인의 성과물이나 아이디어 도용행위에 대하여 법원이 적극적인 해석을 하는 경향이 커짐에 따라 방송포맷, 광고입찰, 게임 개발, 모바일 앱 등 여러 분야에서 성과물이나 아이디어 도용행위에 대한 부정경쟁방지 혹은 저작권 분쟁이 증가하고 있다. 광장 관계자는 "다만, 최근 법원의 이러한 경향에 대한 학계의 비판적 입장이 있어 법원과 학계가 주축이 되어 관련 세미나가 진행되기도 했다"고 최근 동향을 전했다.

김앤장, 광장, 태평양, 세종, 율촌, 화우 등 메이저 로펌들이 사건을 리드하는 가운데 IP 1세대 변호사인 김영철 변호사가 지휘하는 법무법인 KCL IP팀과 변호사와 변리사의 협업을 강조하는 법무법인 다래, 특허법률사무소인 제일국제와 합쳐 시너지가 확대되고 있는 법무법인 그루제일, 대법원 재판연구관 출신의 이수완 변호사가 리드하는 AIP, 조앤파트너스 등 높은 전문성으로 무장한 IP 부티크들이 대형 로펌들과 사건을 나눠 맡으며 높은 경쟁력을 발휘하고 있다. 법무법인 대륙아주, 양헌, 김앤장 출신의 김용갑 변호사가 역량을 발휘하고 있는 법무법인 린, 법무법인 원, 법무법인 한결 등도 IP 업무가 활발하며, 글로벌 로펌 네트워크인 덴톤스와 제휴한 덴톤스리 즉, 구 리인터내셔널도 IP 분야에서 오래된 경쟁력을 자랑한다.

KCL의 경우 김영철 대표변호사와 함께 김범희, 김보성, 정종국 변호사가 3각 편대를 이루어 다양한 사건을 수행하고 있다. 특히 KCL IP팀은 영업비밀과 특허, 저작권, 상표, 정보통신 등 IP와 IT 분야의 전통적인 분쟁은 물론 기술적 사항이 주요 쟁점이 되는 전직금지 관련 분쟁, 건설이나 산업 현장에서의 하자 분쟁, 보험 사고 등에까지 업무영역을 확대하고 있어 주목된다. 중국 IP 분쟁 등 해외 IP 분쟁에서도 다수의 사건을 수행하며 활약하고 있다.

김앤장 출신의 IP 변호사와 변리사들이 주축이 되어 4년 전 문을 연 법무법인 그루제일도 해마다 변호사와 사건이 늘어나며 IP 분쟁 해결의 다크호스로 뜨거운 조명을 받고 있다. 설립 당시 국내 스타트업, 바이오벤처, 중소기업 중심이었던 고객군이 중견 · 대기업, 해외기업으로 급속도로 확대, 다원화되고 있으며, 대형 로펌을 제치고 사건을 맡는 경우도 적지 않다고 소개했다. 그루제일은 올 초 김앤장에서 오랫동안 활동한, 특히 영업비밀과 저작권 사건에 강한 이성수 변호사가 합류해 진용이 한층 강화되었다.

광장, 얼음정수기 분쟁 모두 승소

법무법인 광장은 코웨이와 청호나이스 사이의 얼음정수기 특허분쟁에서 코웨이를 대리해 1심 판결을 뒤집고 청호나이스의 특허권침해금지 및 손배소를 막아낸 데 이어 코웨이가 청호나이스를 상대로 살균정수기 특허권침해금지소송을 제기하자 청호나이스가 특허심판원에 제기한 무효 및 권리범위확인심판에서 전부 승소한 사건을 가장 먼저 소개했다. 방어와 공격 모두에서 승소한 결과로, 얼음정수기 특허분쟁은 현재 상고심에 계류 중이다.

광장은 또 글로벌 제약사인 Novartis와 국내 20여 제약회사 사이에 진행되고 있는 전 세계적인 블록버스터 의약품인 Entresto 심부전치료제에 관한 특허침해, 무효심판, 권리범위확인심판 등 대규모 특허분쟁에서 Novartis를 대리하고 있다. 저작권 분야에선 공간정보시스템 소프트웨어를 둘러싼 라이선서인 ESRI와 라이선시인 대한민국 정부 사이의 소프트웨어 라이선스 사용 관련 저작권 침해금지소송에서 대한민국 정부에 소프트웨어를 공급한 삼성 SDS, SK를 대리하여 1심에 이어 2심에서도 승소판결을 이끌어냈다.

50년의 풍부한 경험과 함께 변호사와 외국변호사, 변리사 등으로 구성된 막강한 인재풀을 보유하고 있는 김앤장이 지난 1년간 수행한 업무사례 중에선 코로나19 진단키트에 포함되는 체외진단 검체필터용 케이스 실용신안의 등록무효사건, 도루코가 면도기 및 면도날 정기배송 서비스를 제공하는 스타트업인 와이즐리를 상대로 낸 특허침해소송 등이 먼저 소개된다.

검체필터용 케이스 실용신안 사건에서 김앤장은 SD바이오센서를 상대로 래피젠을 대리하여 출원 전 자기공지되었다는 특허심판원 심결을 뒤집고 공지예외 주장의 효과가 미치는 범위, 진보성 등 무효 주장을 성공적으로 방어하여 실용신안이 유효하다는 판단을 받아냈다.

도루코가 낸 특허침해소 방어

또 도루코 특허사건에선 와이즐리를 대리하여, 방어 전략으로 도루코 특허에 대한 무효심판을 제기해 특허심판원 및 특허법원에서 모두 승소, 도루코가 특허침해소송을 취하했다. 와이즐리가 도루코의 특허 침해 리스크를 극복하고 사업을 지속할 수 있게 된 것이다.

김앤장 IP팀은 미국의 ITC에서 진행 중인 특허침해소송과 영업비밀침해소송이 존재하여 대상회사의 IP 리스크를 파악하는 것이 핵심 쟁점이었던, 한앤컴퍼니가 피부미용장비 제조회사를 인수하는 거래에서, 국내외 IP 분쟁 이력과 진행 상황 검토, 대상회사의 제품 및 IP 포트폴리오 분석, 경쟁사들의 특허 현황 파악을 통한 잠재적 IP 리스크 분석을 포함하는 포괄적인 IP 실사를 통해 M&A 거래의 성공적인 종결을 이끌어내는 등 다양한 사건에서 활약하고 있다.

특허청과 특허심판원이 'SWEET SAPPHIRE', 'BLACK SAPPHIRE' 표장은 포도의 품종명으로 인식되므로 상표로서 기능하기 어렵다고 판단하여 등록을 거절한 사안에선, 인터내셔널프롯제네틱스를 대리하여 특허법원과 대법원에서 해당 표장은 품종명이 아닌 출처표시라는 점을 효과적으로 주장, 증명하여 하급심 판단을 뒤집고 상표 등록을 확보했다.

태평양, '토속촌삼계탕' 가처분 승소

100명이 넘는 전문가가 포진한 태평양 IP팀도 서울 종로구의 '토속촌삼계탕'을 대리해 상호를 '엄마 토속촌삼계탕'으로 바꾼 서울 명동의 한 삼계탕 식당을 상대로 가처분을 내 인용결정을 받아내고, 사용자가 2차원 도면을 수신받아 3차원 도면을 인쇄하고, 그 3차원 도면 위에 가구 등의 가상 인테리어를 생성할 수 있는 웹 브라우저 기반의 서비스를 제공하고 있는 아키드로우를 상대로 제기된 특허침해 및 특허무효 사건에서 아키드로우를 대리하여 본건 특허가 선행발명으로부터 용이하게 도출될 수 있음을 증명함으로써 해당 사업에서의 법적 위험요소를 근본적으로 제거하는 등 의미있는 IP 승소사례가 이어진다.

특히 해외 IP 분쟁에서의 활약이 주목할 대목으로, 태평양은 인슐린 패치 관련 영업비밀 침해, 특허 침해, Trade dress 침해, 상표법 위반, 불공정 거래행위 등이 문제된 이오플로우의 미국 소송에 대응해 자문하고 있으며, 휴젤이 클로스트리디움 보툴리눔균 균주와 BTX 제품 생산에 사용되는 생산 방법 등 메디톡스의 영업비밀을 유용하거나 도용했다고 주장하며 메디톡스가 미 ITC에 제기한 분쟁에서 휴젤의 ITC 조사를 지원했다. 태평양은 제일약품 자회사인 온코닉테라퓨틱스의 위식도 역류질환 치료 신약 기술수출과 관련해서도 자문하고 있다.

법무법인 세종 IP 팀은 문용호, 박교선, 임보경, 최재훈, 임상혁, 윤주탁, 김우균, 송봉주, 정창원 변호사 등으로 진용이 이어진다.

무엇보다도 제약, 식품, 유통, 건설, 화학 등 다양한 업종의 기업을 상대로 한 중대시민재해 관련 컨설팅이 주목할 대목이다. 세종은 IP그룹 내의 PL팀 전문가들이 제품안전에 관한 경험을 바탕으로 중대재해처벌법상의 중대시민재해 관련 기업의 컨설팅 니즈를 효과적으로 충족시키고 있다고 소개했다.

구체적인 사건에선 종근당을 대리해 Novartis가 2개의 제제특허 및 용도특허를 피보전권리로 하여 종근당의 제네릭 의약품 및 염 변경 개량 의약품의 제조 · 판매 등의 금지를 요구하며 낸 특허권 침해금지 가처분을 막아낸 것이 먼저 소개된다. 종근당이 2022년 기준 매출 300억원에 이르는 엔트레스토정에 대해 제네릭 의약품 및 염 변경 의약품을 허가받아 출시할 수 있는 발판을 마련하게 된 것이다.

또 ATM/CD기 관련 국내 1위 사업자인 Atec AP가 시장점유율을 급격히 확대해 나가고 있는 2위 사업자인 Neo ICP를 견제하기 위해 ATM 관련 특허를 기초로 ATM/CD기의 제조, 판매금지를 요청한 사안에서, Neo ICP를 대리해 가처분을 막아내고 Neo ICP 측에서 특허무효심판을 제기해 Atec AP 특허가 최종적으로 무효가 되게 하는데 성공하는 등 승소사례가 이어지고 있다.

세종, NFT Pre-sale 손배소 방어

세종은 새로 발행(민팅)되는 NFT를 저렴한 특정 가격에 최대 2개까지 미리 매수할 수 있는 Pre-sale에 참여할 수 있는 자격(white list)을 부여 받은 원고들이, Pre-Sale 기간 동안 NFT가 조기에 완판되는 바람에 위와 같은 조건으로 매수할 기회를 놓치게 되자, 해당 NFT의 이미지, 디자인 등을 창작한 작가(artist)를 상대로 손해배상을 청구한 사건에서 피고인 작가를 대리해 지난 9월 서울중앙지법에서 원고들의 청구를 기각하는 판결을 받아냈다. NFT 발행 및 프로젝트 운영주체의 법적 책임에 관한 첫 판결이다.

'Global IP Awards'에서 지난해 '올해의 한국 특허소송 로펌상'을 수상한 데에 이어 2023년 '올해의 한국 상표소송 로펌상'을 받은 법무법인 율촌은 재건축조합이 GS건설을 상대로 단지에 '그랑자이' 명칭의 사용을 요구하며 상표 사용권 확인을 구한 서울중앙지법 소송에서 올 1월 GS건설을 대리하여 청구 기각 판결을 받아냈다. 최근 빈발하는 아파트 명칭 사용권 관련 재건축 조합과 시공사 간의 분쟁에 선례가 될 판결이다. 또 쌀국수 음식점 프랜차이즈업을 운영하는 '미분당'을 대리하여 '미분당'의 영업표지를 모방하여 유사한 외관 및 서비스 제공 방식으로 프랜차이즈업을 운영하는 '월미당'을 상대로 부정경쟁행위금지 가처분을 구한 사건에서 올 5월 서울중앙지법에서 사실상 전부 승소했다. 요식업계에서 관행처럼 이루어지는 트레이드 드레스 모방행위에 대해 타인의 권리를 침해하는 부정경쟁행위임을 확인받은 결정이다.

이외에도 AI가 발명자로 특허 출원을 받을 수 있는지에 대해 법률적 판단을 받으려는 '다부스 프로젝트' 관련 국내 소송에서 특허청을 대리해 AI를 발명자로 인정할 수 없다는 판결을 받아내고, 다날을 대리해 저작인접권 침해로 인한 손배소를 방어하는 등 다양한 사건에서 활약하고 있다.

이용민 변호사는 "일반적인 지식재산권 침해 분쟁 외에 보상금 청구소송을 포함한 직무발명 관련 분쟁, 영업비밀의 성립 요건 완화와 맞물린 영업비밀 침해 관련 분쟁, 직원의 입 · 퇴사와 관련된 전직금지 관련 분쟁들이 꾸준히 계속될 것으로 보인다"며 "특히 직무발명보상금 청구소송은 대기업에서 중견, 중소기업으로, 반도체 분야에서 제약 등 다른 분야로 다양해지는 경향을 보이고 있다"고 진단했다.

화우, 메디톡스 행정규제 사건도 성과

메디톡스를 대리해 보툴리눔 톡신 제제 및 관련 균주에 관한 국내외 영업비밀 민 · 형사 분쟁을 수행, 지원하고 있는 법무법인 화우는 제조판매중지명령, 품목허가취소 등 행정규제 사건에서도 최근 잇따라 성과를 거두었다. 화우는 먼저 식약처가 생물학적제제에 관하여 약사법 제62조 제2호(성분 등이 허가 · 신고 내용과 다른 의약품의 제조 등 금지)를 적용하여 품목허가 취소를 한 이른바 '성분변경 사건'에서 메디톡스를 대리해 지난 11월 9일 대전지법에서 취소처분을 모두 취소하는 판결을 받아냈다. 또 지난 7월 같은 법원에서 제품을 해외에 직접 수출하는 경우뿐만 아니라 도매상 등을 통해 해외로 간접수출하는 것 역시 약사법상 '수출'에 해당하고, 판매에 해당하지 아니한다는 판단을 받아 메디톡신주 등에 대한 제조판매중지명령과 품목허가취소 등 처분을 취소하는 판결을 받았다. 화우에서 메디톡스 사건을 주도하고 있는 권동주 변호사는 "휴젤을 상대로 한 미국 ITC 영업비밀 침해 등 부정경쟁행위의 조사를 신청한 사건도 지원하고 있으며, 관련하여 디스커버리 업무 수행은 물론 산업부의 국가핵심기술 수출승인 절차 업무도 수행하고 있다"고 말했다.

2차전치 분리막 관련 아사히카세이코리아와 더블유스코프 간 특허분쟁도 화우의 변호사들이 활약한 IP 분쟁 중 하나로, 화우는 더블유스코프를 대리해 2023년 3월 특허법원에서 아사히카세이의 특허가 무효라는 판결을 받았다. 소재, 부품, 장비 제조 분야에서 일본기업의 특허 공격을 막아낸 의미있는 사건으로, 아사히카세이는 특허가 무효라는 판결을 받자 특허침해소송을 취하했다.

또 대법원 판결만 5년을 끈 금호석유화학과 금호건설(구 금호산업) 사이의 상표권 분쟁에서 금호석유화학을 대리해 승소한 곳도 화우이며, 화우는 스마트폰의 카메라 렌즈에 장착되는 덮개유리(커버글라스)를 생산하는 경쟁 업체인 (주)제이앤티씨와 (주)유티아이 간 특허분쟁에서도 제이앤티씨를 대리해 승소했다.

리걸타임즈 김진원 기자(jwkim@legaltimes.co.kr)