IP

징벌적 손해배상으로 최대 5배까지 손해배상 한도를 상향하는 제도가 특허법과 부정경쟁방지법에 도입되어 2024년 8월부터 시행되고 있고, 상표공존제도가 2024년 5월부터, 사용자의 직무발명 자동승계제도를 도입한 발명진흥법이 2024년 8월부터 시행되고 있다.

'해외 기술유출 처벌' 강화

또 외국으로 기술을 유출한 산업스파이를 간첩죄로 처벌하는 형법 개정안이 국회 법사위 소위를 통과하여 조만간 본회의에서 처리될 것으로 전망되는 등 해외 기술유출 처벌이 한층 강화되고 있다.

한편 하루가 다르게 발전하는 AI의 법률시장에 대한 영향과 AI를 둘러싼 특허, 저작권 등 IP 권리의 확보에 많은 기업들이 관심을 가지게 되었고, 이에 대응한 여러 전략이 로펌들에 의하여 제시되고 있다. 유럽에선 작년 6월 1일 시행에 들어간 유럽통합특허법원(Unified Patent Court, UPC)이 자리를 잡아 가는 가운데 UPC가 유럽 각국의 국내 법원과 특허사건을 가지고 경쟁하는 모양새가 나타나고 있다.

6대 메이저가 앞선 경쟁력을 발휘하는 가운데 KCL IP팀과 법무법인 그루제일, 다래, 조앤파트너스, AIP 등 IP 전문 로펌들의 활약이 돋보인다. 또 법무법인 대륙아주와 김장리, 김앤장 출신의 김용갑 변호사가 팀을 이끄는 법무법인 린, 법무법인 원, 클라스한결 등도 IP 업무가 활발한 로펌으로 분류되며, 글로벌 로펌 네트워크인 덴톤스와 제휴한 덴톤스 리 즉, 구 리인터내셔널도 IP 분야에서 뛰어난 경쟁력을 발휘하는 전통의 로펌이다.

1973년 김앤장 출범 당시부터 전문그룹으로 구성되어 출범한 김앤장 지식재산그룹은 50년이 넘는 풍부한 경험과 노하우를 자랑한다.

'특허침해' 확정 후 '특허 무효' 대반전

올 들어서도 오리지널 의약품 특허권자인 다국적 제약회사를 대리하여 특허권 침해 제네릭 제약회사를 상대로 진행한 특허권 침해 손해배상청구소송에서 고액의 배상액을 인용받고, 건축물 층간 바닥이나 지붕이 되는 판형 구조물을 만들 때 이격거리를 유지하기 위한 '스페이서'를 제조 판매하는 고객사를 대리한 사건에선, 상대방 특허권자의 특허(탈형 데크용 스페이서)를 침해하였다는 이유로 손해배상 판결이 확정되었으나, '특허침해' 확정판결 이후 해당 특허의 무효소송을 진행해 대법원으로부터 해당 특허는 진보성이 결여되어 무효라는 대반전의 판결을 이끌어냈다.

의약품에서 약효를 나타내는 활성 성분에 관한 물질특허의 청구항에 용매화물이 포함되어 있지 않은 경우에도 연장된 존속기간 동안의 효력범위가 활성 성분의 용매화물로 변경한 형태에 미친다고 판단된 최초의 사례, 피해회사에서 신제품을 개발하던 개발팀 임원과 직원들이 단체로 퇴사하여 미국에서 동종업체를 설립한 후 반출한 자료를 기초로 피해 회사에서 개발 중이던 신제품을 개발하자 형사소송을 진행하여 기소된 모든 자료에 대해 유죄 취지의 대법원 파기환송 판결을 이끌어낸 사례도 김앤장 지식재산그룹의 업무파일에 들어 있다.

김앤장과 서로 상대방을 나눠 맡으며 경쟁을 벌여온 법무법인 광장은 특허권자 Wacker Chemie가 OCI를 상대로 제기한 다결정 실리콘 제조방법에 관한 특허침해금지 및 손해배상청구소송에서 OCI를 대리하여 방어한 사건을 가장 먼저 소개했다. Wacker Chemie의 청구에 대해 특허권 남용을 주장하며 방어하는 한편 별도로 특허심판원에 무효심판을 제기해 대법원에서 특허 무효 취지의 판결을 이끌어내면서 7년여에 걸친 특허분쟁을 성공적으로 마무리한 사례다.

광장은 또 세계적인 전자칠판 모듈 제조업체인 켐트로닉스를 대리하여 역시 전자칠판 제조업체인 스웨덴의 FlatFrog가 미국 텍사스주 동부연방지방법원에 제기한 특허침해소송을 성공적으로 방어해냈으며, 국내 굴지의 양극재 제조업체로서 세계 최초로 NCM(니켈-코발트-망간) 양극재 양산에 성공한 LG화학이 중국의 대표적인 양극재 제조업체 론바이(Ronbay)와 그 국내 자회사 재세능원을 상대로 제기한 양극재 특허침해소송 등에서 LG화학을 대리하고 있다.

그루제일, 무역위 불공정무역행위 사건 활약

김앤장 출신의 변호사와 변리사들이 설립해 다시 제일국제법률사무소와 합병을 거처 경쟁력을 강화한 법무법인 그루제일은 바이오, 영업비밀, 직무발명 분야에서의 활약과 함께 올해 특히 무역위원회 불공정무역행위 조사 사건에서의 성과가 눈에 띈다. 그루제일은 지난 4월 미국 회사가 특허침해를 이유로 노르웨이에 모회사를 둔 한국 자회사를 상대로 제기한 불공정무역행위 조사 절차에서 피신청인을 대리하여 불공정무역행위에 해당하지 않는다는 판정을 받아낸 데 이어 6월에는 의약품의 품목허가를 위한 바이오시밀러 의약품 생산 및 수출 행위가 특허침해에 해당하는지가 문제된 사안에서, 피신청인을 대리하여 마찬가지로 불공정무역행위에 해당하지 않는다는 판정을 이끌어냈다. 불공정무역행위로 판정될 경우 수입과 판매의 금지 등 제재를 받게 되는데 이를 미리 차단한 것이다.

리걸타임즈 김진원 기자(jwkim@legaltimes.co.kr)