법무법인 광장이 12월 1일 '2022 지식재산 환경의 변화와 대응' 주제의 세미나를 개최했다. 광장의 IP 세미나는 광장 지식재산권 그룹이 한해 동안 있었던 지식재산법 전반의 움직임을 파악하고 실무상 중요 사항들을 짚어보면서 새로운 변화에 대한 대응을 조망하는 자리로, 올해가 여덟번째다.
모두 4개의 세션으로 나눠, 광장 IP 그룹의 이헌, 김경진, 곽재우, 맹정환 변호사가 순서대로 IP 분야의 최근 판례와 주요 쟁점에 대해 소개했다. 이번 세미나를 기획한 광장 지식재산권 그룹장인 김운호 변호사는 "2022년 올해 부정경쟁방지 및 영업비밀에 관한 법률에 빅데이터 보호를 위한 규정이 신설됐고, 특허청은 메타버스 등의 가상상품을 위한 심사처리지침을 시행했으며, 최근에는 AI가 한 발명에 대한 특허청의 출원무효처분도 있는 등 지식재산권 관련 새로운 법적 쟁점이 다양하게 등장하고 있다"고 소개했다. 세미나의 주요 발표내용을 요약해 소개한다.
세션 1: 최신 IP 판례 동향
이헌 변호사는 특허, 상표, 저작권, 부정경쟁방지법 등 IP 분야에서 올 한해 선고된 대법원 판결 중 새로운 법리가 판시되거나 실무상으로 중요한 의미를 가지는 판결들을 엄선해 소개했다.
이 변호사가 가장 먼저 소개한 판례(대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결)는 확인대상발명의 특정 및 실시 여부가 쟁점인 사안이었다. 특허권 권리범위확인심판 사건에서는 특허발명과 대응되는 확인대상발명의 특정이나 실시 여부가 쟁점이 되는 경우가 많아 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판례다. 위 판례에서는 특허발명이 물건 발명으로 되어 있는데, 그에 대응되는 확인대상발명의 설명서에 제조방법의 기재가 포함되었을 경우 확인대상발명을 어떻게 파악할지가 핵심 쟁점이었다. 위 판례에서 대법원은 위와 같은 경우 확인대상발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법이 부가적으로 기재되었다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 확인대상발명이 된다고 할 수 없다는 법리를 새롭게 설시하였다.
법원도 재판상 자백에 구속
두 번째 소개한 판례(대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결)는 특허침해소송에서의 재판상 자백 여부가 쟁점인 사안이었다. 재판상 자백이 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원도 그에 구속되어 증거에 의해 자백과 다른 사실인정을 할 수 없다. 그러한 점 때문에 특허침해소송에서의 피고는 특허발명의 구성요소의 침해 여부에 관한 주장을 신중히 할 필요가 있다는 점이 위 판례를 통해 확인되었다.
세 번째 소개한 판례(대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결)는 분할출원에서의 공지예외주장의 허용 여부가 쟁점인 사안이었다. 위 판례는 원출원 시에 공지예외주장을 하지 않더라도 그로부터 분할하여 출원한 분할출원에서 공지예외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다는 법리를 최초로 설시하였다는 점에서 중요한 의미를 갖는다.
'로얄비(ROYAL BEE)' 등록 가능
네 번째 소개한 판례(대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결)는 결합상표의 식별력 여부가 쟁점인 사안이었다. 위 사안에선 '로얄비(ROYAL BEE)'가 전체적으로 식별력이 있어 상표로서 등록받을 수 있을지 아니면 로열젤리 등을 원료로 하는 것임이 직감되어 상표로서 등록받을 수 없는지가 문제되었다. 이헌 변호사는 먼저 상표법 실무상 빈번하게 문제되는 기술적 표장과 암시적 표장의 구별기준 및 결합상표의 식별력 판단기준 등을 설명한 후 위 판례에서는 '로얄비(ROYAL BEE)'가 전체적으로 식별력이 있는 암시적 상표로서 등록받을 수 있다는 결론이 내려졌다고 설명했다.
마지막으로 소개된 판례(대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결)는 웹 크롤링 기법에 의한 데이터 수집이 저작권법상 데이터베이스 제작자의 권리침해에 해당하는지 여부가 쟁점인 사안이었다. 웹 또는 타인의 서버에 접속하여 유용한 정보를 찾아 특정 데이터베이스 시스템으로 수집해 오는 작업이나 기술을 의미하는 크롤링 기법은 오늘날 많이 활용되고 있는데, 이것이 타인의 데이터베이스를 무단 침해한 것인지가 민, 형사상으로 자주 문제된다. 이헌 변호사는 위 판례가 데이터베이스 제작자의 권리침해에 관한 판단기준을 새롭게 설시하였다는 점에서 큰 의미가 있다고 설명하고, 이것은 최근 신설된 부정경쟁방지법상 데이터 부정취득 조항과도 밀접한 관련이 있다는 점도 소개했다.
세션 2: 특허요건의 증명책임과 선택발명
증명책임은 소송상 증명을 요하는 어느 사실의 존부가 확정되지 않을 때 당해 사실이 존재하지 않는 것으로 취급되어 법률 판단을 받게 되는 당사자 일방의 위험 또는 불이익을 의미하는 것으로, 민사소송에서 승패를 결정할 만큼 중요한 사항 중 하나다.
그런데 그 동안의 특허실무에서는 신규성, 진보성, 명세서 기재요건과 같은 특허요건의 주장 · 증명책임이 누구에게 있는지에 대한 논의가 활발하게 이루어지지 않았다. 특히 특허의 유/무효를 판단하는 1심 소송에 해당하는 특허심판원은 직권주의를 기초로 하여 직권탐지주의를 대폭 도입하고 있으므로, 적어도 특허심판원 단계에서는 주장 · 증명책임의 분배가 문제되지 않았다.
특허심판원은 직권탐지 대폭 도입
그러나 특허법원 단계에서는 상황이 다르다. 특허법원의 심결취소소송은 행정소송의 일종이고, 행정소송에서의 증명책임은 민사소송에서와 같은 법률요건 분류설에 따르므로, 특허법원 단계에서는 특허요건의 주장 · 증명 책임이 누구에게 있는지가 주요한 쟁점이 될 수 있다. 법률요건 분류설에 따르면, (i)일정한 권리발생을 규정한 권리근거규정은 권리의 존재를 주장하는 자가, (ii)그 권리의 발생을 방해하는 사유를 규정한 권리장애규정은 그 권리의 부존재(방해사유)를 주장하는 자가, (iii)권리의 소멸사유를 규정한 권리소멸규정은 권리의 부존재(소멸사유)를 주장하는 자가 각각 주장 · 증명 책임을 부담한다.
특허요건을 규정하고 있는 특허법 제29조와 제42조 법문의 형식 역시 이러한 점을 염두에 두고 규정된 것으로 보인다. 특허법 제29조와 제42조를 보면, 각 특허요건에 대한 주장 · 증명책임이 누구에게 있는지 알 수 있다.
먼저 특허법 제42조는 명세서 기재요건을 규정한 조문으로, "특허를 받으려는 자는… 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다", "발명의 설명은… 를 충족하여야 한다"라고 규정하고 있다. 즉, 특허법 제42조는 특허권의 발생 요건을 규정한 조문으로, 특허 출원서가 명세서 기재요건을 충족한다는 사실은 특허를 받으려는 자 또는 특허권자가 주장 · 증명하여야 한다.
반면 특허법 제29조는 신규성/진보성에 관한 조문인데, "…를 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다", "공지된 발명 또는 공지된 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다"라고 규정하고 있다.
즉, 특허법 제29조는 특허권의 발생을 방해(또는 소멸)하는 사유를 규정한 조문으로, 신규성/진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다는 사실은 특허청장 또는 특허의 무효를 주장하는자(무효심판 청구인)가 주장 · 증명하여야 한다.
특허요건의 주장 · 증명책임이 누구에게 있는가는 특허법원 판결을 통해서도 확인할 수 있다. 특허법원은 변론기일에 당사자가 불출석하여 등록무효 사유에 대하여 아무런 주장 · 증명을 하지 아니한 사건에서, 특허권자는 발명이 명세서의 기재요건을 충족하였다는 점에 관한 주장 · 증명책임이 있음에도 불구하고 변론종결시까지 이에 대한 아무런 주장 · 증명을 하지 아니하였으므로, 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다(특허법원 2007. 7. 13. 선고 2007허173 판결, 확정).
중복발명이지만 특허 부여
그렇다면 제약/화학 분야에서 중요한 주제 중의 하나인 선택발명의 경우 주장 · 증명책임은 어떻게 분배될까? 선택발명은 대법원 판례를 통하여 인정되어 온 개념으로 본질적으로는 선행발명에 대한 중복발명에 해당하여 특허를 받을 수 없는 것이지만, 상위개념인 선행발명이 특별히 인식하지 못한 우수한 효과를 가진 하위개념으로 이루어진 발명에 한하여 예외적으로 특허를 부여하는 것이다. 선택발명의 경우, 그 본질은 중복발명일 수 있으나 예외적으로 특허를 부여하는 것이므로 주장 · 증명책임이 전환된다.
우리 법원은 선택발명의 경우, "선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다"라고 반복적으로 판시하고 있다. 이러한 판례의 문구를 보면, 선택발명은 선행발명(상위개념)에 포함되는 발명으로서 신규성이 부정되어야 함에도 불구하고, 선택발명 전체에 대하여 효과의 이질성/현저성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 신규성/진보성이 부정되지 않고, 이러한 예외적인 사유에 대한 증명책임은 특허권자에게 전환되는 것으로 해석할 수 있다.
실험자료 추가 제출 등 허용
한편 우리 법원은 효과의 주장 · 증명과 관련하여, 그 효과가 의심스러울 때에는 명세서 기재내용의 범위를 넘지않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장 · 증명하는 것을 허용하고 있다(2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조). (이상 김경진 변호사)
세션 3: 메타버스가 가져올 변화와 기업의 대응
올해도 IP 업계의 화두는 단연 메타버스이다. 새로운 가상 융합 플랫폼인 메타버스는 초월, 가상을 의미하는 META와 세계를 의미하는 UNIVERSE의 합성어로, 신조어 같지만 사실 1992년에 출간된 닐 스티븐슨의 소설 '스노크래시' 속 가상세계의 명칭이 바로 메타버스였다. 향후 메타버스 시장은 계속 성장할 것이며, 필연적으로 IP 이슈와 분쟁도 다수 생겨날 것이라는 견해가 지배적이다.
메타버스 계약 체결시 유의사항
대표적인 메타버스 계약에는 플랫폼 입점 계약, 콘텐츠 라이선스 계약, 이용약관이 있다.
플랫폼 입점 계약의 경우, 플랫폼 운영사가 광고주가 제공하는 광고를 임의로 수정, 삭제, 훼손 또는 플랫폼 운영사의 영리적 목적으로 사용할 수 없도록 규정하는 것이 중요하다. 플랫폼 운영사와 광고주 간 수익 분배에 관한 제반 상황도 사전에 명확히 계약에서 규정하는 것이 필요하다.
콘텐츠 라이선스 계약의 경우, 라이선서의 IP를 편집, 각색, 수정, 애니메이션화할 수 있는 권리, 라이선스 콘텐츠의 판매, 상품화, 광고, 판촉과 관련하여 라이선서의 IP를 사용할 수 있는 권리를 상황에 맞게 계약에 잘 규정해 놓아야 한다.
이용약관의 경우, 기업 입장에서는 메타버스 플랫폼 내에서 보다 적극적인 마케팅 활동을 계획하고 있다면, 플랫폼 입점 계약과 같이 플랫폼 운영사와 별도의 운영 계약을 체결하는 것이 바람직하다. 이때 기존의 이용약관을 적용할지, 적용한다면 어느 범위까지 적용할 것인지, 특별히 플랫폼 운영사와의 개별 계약에서 제외하도록 명시하여야 할 약관 조항이 있는지 등을 비즈니스 활동의 성격 · 목적에 맞게 판단할 필요가 있다.
메타버스 내 상표권 보호
메타버스 내 상표권 보호를 위해 특허청의 가상상품 심사처리지침이 지난 7월부터 시행되고 있다. 본 지침의 시행으로 '가상신발', '가상가방', '가상자동차'와 같이 '가상+현실상품' 형태의 상품 명칭이 인정되어 출원인의 편의가 제고될 것으로 보인다.
다만, 기존의 '내려받기 가능한 이미지 파일'을 지정상품으로 한 등록상표에 따른 보호는 더 이상 넓게 인정받기가 어려울 것으로 보인다는 것이 대체적인 해석이다. 따라서 메타버스 관련 가상상품을 판매하는 경우, 기존에 9류의 '내려받기 가능한 이미지 파일'을 지정상품으로 하여 상표출원을 했더라도 각각의 가상상품을 지정해서 지정상품 추가등록출원을 하거나 신규출원을 하는 것이 보다 확실한 상표권 보호 방안이 될 것이다.
메타버스와 버추얼 인플루언서
버추얼 인플루언서란, 컴퓨터 그래픽으로 인간처럼 만들어진 가상의 인플루언서를 말하는데, 전 세계적으로 약 200명의 버추얼 인플루언서들이 광고, 패션, 음악 등 다양한 영역에서 활동 중이며, 메타버스 영역에서 그 활약이 더욱 돋보이고 있다.
관련 IP 이슈로, 우선 버추얼 인플루언서의 외형에 작성자의 창조적 개성이 드러나 있다면, 저작권법에 의해 저작물로 보호 가능할 것이다. 버추얼 인플루언서는 대부분 전문기업을 통해 제작되는데, 수많은 엔지니어들과 디자이너들이 제작에 관여하게 되며, 이렇게 만들어진 결과물은 업무상 저작물로 취급될 가능성이 높다. 만약 해당 인력들이 독립 사업자로 활동하는 경우라면, 버추얼 인플루언서 제작시 저작권 등 관련 권리를 모두 양도받는 내용의 계약을 체결하는 것이 권리관계 정리에 도움이 될 것이다.
나아가 버추얼 인플루언서의 명칭은 기본적으로 상표로 보호 가능할 것이다. 만약 광고주가 버추얼 인플루언서를 그 명성과 상업적 가치에 해를 끼치는 방식으로 이용하는 경우, 부정경쟁방지법 (다)목으로 규율 가능할 것이나, 사전적인 방지책으로 라이선스 논의 단계에서 버추얼 인플루언서를 사용하는 방법, 범위, 제한 사항을 잘 규정하는 것이 바람직하다. 특히 버추얼 인플루언서는 한번 이미지가 손상되면 이미지 회복이 거의 불가능하다는 속성을 갖기 때문에 라이선스 계약에 그러한 회복할 수 없는 손해를 설명하기 위한 위약금이나 위약벌 조항도 잘 규정할 필요가 있다.
한편 버추얼 인플루언서가 특정인을 노골적으로 떠올리게 하는 경우에는 퍼블리시티 침해 이슈가 생길 수 있다. 가령 'OOO를 닮은', 'OOO 스타일의' 등 문구를 사용하여 광고/홍보하는 경우에는 일종의 '침해 자인'이 되어 소송에서 불리한 증거로 쓰일 수 있으니 조심할 필요가 있다. 부정경쟁방지법 (타)목의 '유명인 식별표지 무단사용행위'가 성립할 수도 있다. (이상 곽재우 변호사)