세계 최고의 농구황제 마이클 조던(Michael Jeffrey Jordan)의 중국 성(姓) "乔丹(차오단)"이 마침내 중국 최고인민법원으로부터 중국내 저명성을 인정받았다. 지난 3월 4일, 중국 최고인민법원은 중국 스포츠용품 기업인 차오단 스포츠의 "乔丹+도형" 등록상표(등록번호 제6020578호, 이하 "본건상표")에 대한 무효심결의 재심판결을 내리며, 신청인 마이클 조던의 중국 성 "乔丹(차오단)"의 중국내 저명성을 인정하고 차오단 스포츠의 손을 들어줬던 1, 2심을 파기하고 피신청인 차오단 스포츠의 성명권 침해를 인정하였다. 

최고인민법원은 우리나라의 대법원에 속하는 기관으로, 중국은 원칙적으로 2심제를 채택하고 있으나 원심을 번복할 수 있는 새로운 증거가 있거나, 원심에서 사실인정 또는 법리적용에 대한 착오가 있는 경우 등에는 최고인민법원에 재심을 신청할 수 있다.

8년 분쟁에 새 국면

차오단 스포츠와 마이클 조던은 약 8년간 관련 분쟁을 지속하여 왔던바, 이번 재심판결로 인하여 양 당사자의 분쟁은 새로운 국면을 맞게 되었다. 재심판결의 내용을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

본건 재심에서는 (1)본건상표가 상표법(2013년 개정 전의 것) 제31조에 따른 신청인의 선행 성명권 및 초상권에 대한 침해가 인정되는지 여부, (2)상표법 제10조 제1항 제7호에 따른 공서양속 위반 및 기타 불량한 영향이 있는 상표인지 여부, (3)상표법 제41조 제1항에 따른 기타 부정당한 수단으로 취득한 상표등록인지 여부에 관한 총 3가지가 쟁점이 되었다.

위 쟁점1에 대하여 최고인민법원은, 신청인이 제출한 1984년 이래 중국내 기사, 잡지, 온라인상 신청인에 관한 보도자료 등을 전반적으로 살펴본 결과 "乔丹(차오단)"이란 명칭은 모두 마이클 조던을 가리키고 있을 뿐만 아니라, 신청인이 제출한 설문조사 결과 또한 "乔丹(차오단)"과 신청인 간의 일대일 대응관계를 보여주고 있다는 점, 신청인은 중국내에서 매우 널리 알려져 있으며, 농구분야에 한하지 않고 공공연하게 잘 알려진 대중적인 인물인 점, 피신청인 차오단 스포츠는 신청인의 명성, 주지성을 익히 알고서도 신청인의 성명을 이용하여 상표등록을 취득하였으며 그 결과 수요자의 오인을 충분히 초래할 수 있다는 점 등을 종합하여, 피신청인의 성명권 침해를 인정하였다.

초상권 침해는 불인정

반면 초상권에 관하여 최고인민법원은, 초상권은 우선 식별력이 전제되어야 하는데 본건상표의 도안은 검정색 인물 윤곽에 불구하고 신청인의 개인적 특징을 명확히 묘사한 부분이 없을 뿐만 아니라, 도안에서 표현하고 있는 자세나 모양도 일반인 누구나 취할 수 있는 동작에 불과하기 때문에 초상권 침해를 인정할 수 없다고 판단하였다.

쟁점2에 대하여는, 최고인민법원에서는 본건상표 자체가 국가의 정치, 경제, 문화, 종교, 민족 등 사회적 공공이익 또는 공서양속에 불량한 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 경우에 해당하지 아니하므로, 상표법 제10조 제1항 제7호에서 규정하는 공서양속 위반 및 기타 불량한 영향을 끼칠 만한 사실이 없다고 판시하였다.

마지막으로 쟁점3에 대하여, 최고인민법원은 본건상표의 등록 자체가 상표출원 질서에 대한 혼란을 일으키는 행위에 해당하거나 공공이익에 반하거나 또는 공용자원을 부당하게 선점하는 행위로 볼 수 없으므로, 상표법 제41조 제1항에서 말하는 "기타 부정당한 수단"에 의한 등록에 해당하지 아니한다고 판시하였다.

'선권리 인정' 쉽지 않아

재심판결에서 언급된 상표법 제31조(현행 중국 상표법 제32조)에서 규정하는 "타인의 선권리"에는 중국 법률에서 규정하는 다양한 합법적인 민사권익을 포함한다는 것이 일반적인 해석이고, 이에는 인격권(성명권, 초상권 등)도 포함된다. 다만, 동 규정에서 보호하는 "선권리"로서의 성명권으로 인정되기 위하여는 중국 국내에서 대상 상표의 출원일 전 널리 알려져 있는 저명한 성명임을 증명하여야 하고, 특히 외국인의 성명이 중국내 잘 알려져 있다고 인정받기 위하여는 오랜기간 외국인 성명이 중국내 알려졌다는 상당한 양의 증거가 제출되어야 하며, 실제 외국인 성명이 동 조항에 의하여 보호받기는 현실적으로 난이도가 상당히 높다고 할 것이다.

더욱이 본건에서는 성명이 아닌 성(姓) "乔丹"과 마이클 조던의 대응관계가 입증되어야 하므로 그 난이도는 더 높았을 것으로 생각된다.

실제 세계적인 팝스타 "브리트니 스피어스(Britney Spears, 중국에서는 布兰妮 斯皮尔斯로 번역)"의 중국 및 영문 이름인 "布兰妮 BRITNEY"가 심천의 한 회사에 의하여 모방 출원되었는데, 2012년 당시 북경고급인민법원은 "布兰妮 BRITNEY" 상표의 출원일 전 "브리트니 스피어스"가 중국내 널리 알려졌다고 볼 수 있는 증거가 없다며 브리트니 스피어스측의 청구를 기각하였다.

그러나 역시 세계적인 팝스타 비틀즈의 멤버였던 "폴 매카트니(Paul McCartney，중국에서는 保罗 · 麦卡特尼로 번역됨)"의 성명상표와 극히 유사한 "PUAL MCCARTNEY 保罗麦卡尼" 상표에 대한 이의사안에서 이의신청 및 1심 단계에서 모두 폴 매카트니측이 패하였지만 2심인 북경고급인민법원에서는 폴 매카트니측이 중국도서관 검색자료 등 다량의 추가 자료를 제출하였고, 이에 성명의 저명성을 인정받아 모방상표 등록을 저지할 수 있었다. 이 외에도 유명 농구선수의 성씨인 Iverson, 유명 디자이너 Giorgio Armani 등이 성명권을 인정받았다.

매카트니, Armani 등도 성명권 인정

본건에서 마이클 조던 역시 설문조사 자료와 온 · 오프라인 잡지 등 문헌자료를 포함한 상당한 양의 증거자료를 제출했던 것으로 보이며 결국 최고인민법원에서 그 저명성을 인정받을 수 있었다.

한편 마이클 조던은 특이한 점프 자세도 유명한데 차오단 스포츠는 이를 본 따 본건상표를 포함한 '점프맨' 로고도 사용하고 있었다. 비록 관련 도형에 대한 초상권은 인정받지 못하였으나, 차오단 스포츠의 악의성에 있어 어느정도 담당 법관의 심증 형성에 영향을 미치지 않았을까 생각된다.

본건 재심결과에 따라 중국 국가지식산권국은 본건상표에 대한 무효 여부를 다시 심판할 예정이다. 중국의 보도에 따르면, 차오단 스포츠는 자사가 보유한 등록상표 중 4건만이 재심판결에 따라 국가지식산권국의 심판을 다시 받을 예정일 뿐이므로 재심 이후에도 "乔丹" 상표에 대한 합법적 사용에 큰 영향이 없다고 주장하고 있으나(차오단 스포츠는 약 200개의 관련 상표를 보유하고 있다), 향후 차오단 스포츠의 상표사용 등 분쟁 추이에 대하여는 계속하여 지켜볼 필요가 있을 것으로 생각된다.

박선영 변리사 · 유진 중국변호사(김앤장 법률사무소, sypark2@kimchang.com)