특허권 등 지식재산권 침해 물품을 국내로 수입해 판매할 경우 무역위원회가 불공정무역행위 조사에 나설 수 있고, 불공정무역행위로 판정될 경우 수입과 판매의 금지 등 제재조치를 받게 된다. 이때문에 지식재산권 분쟁이 특허심판원이나 특허법원, 일반 민사법원이 아닌 무역위원회에서 진행되는 경우가 적지 않다.

IP 실무가 발달한 법무법인 KCL이 최근 무역위원회의 특허권 침해 불공정무역행위 조사 신청사건의 방어에 나서 상대방의 신청을 기각시키는 판정을 받아냈다. 특허권 침해 공세를 막아낸 것이다.

차세대 단열재인 Pyrogel을 생산, 판매하는 미국의 Aspen Aerogel사는 지난해 4월 중국의 Bronx사의 Oryza-Sil-650이 Pyrogel의 특허를 침해했다고 주장하며 Bronx사를 상대로 무역위원회에 특허권 침해 불공정무역행위 조사를 신청했다. 에어로젤 단열재는 우수한 성능의 단열재로 각광받고 있고, Aspen의 Pyrogel 제품이 전 세계 에어로젤 단열재 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있다.

후발업체인 Bronx도 Oryza-Sil-650을 개발하여 에어로젤 단열재 시장에 진출했으며, Bronx는 Beerenberg Korea 유한회사를 통해 한국에서도 에어로젤 단열재를 판매했다. 이에 Aspen이 무역위원회에 불공정무역행위 조사를 신청한 것이다.

무역위원회는 지난해 5월 30일 조사 개시를 결정했다. Aspen은 Bronx의 Oryza-Sil-650제품이 Aspen의 특허 5건을 침해했다고 주장했다. 3건은 에어로젤 제품의 구성요소에 관한 것이고, 나머지 2건은 에어로젤 제품의 제조방법에 관한 것이었다.

Bronx를 대리한 KCL은 Aspen의 특허 중 구성요소에 관한 3건은 출원 전에 이미 공지된 에어로젤 제품의 구성요소를 분석한 것에 불과하여 신규성이 결여된 것이고, 나아가 청구항의 기재가 미비해 용이하게 실시할 수 없다는 이유를 들어 무효라고 주장했다. 나머지 2건의 특허에 대해선 제시된 방법과 다른 방법으로 Bronx가 Oryza-Sil-650을 제조하고 있으므로 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 주장했다. KCL은 Oryza-Sil-650의 제조 공정을 입증하기 위해 무역위원회 조사관들과 함께 Bronx의 중국 내 공장을 방문하여 제조 공정의 시연에 참관하기도 했다.

약 1년에 걸친 치열한 공방 끝에 무역위원회는 1회의 구술심리를 거친 후 지난 4월 18일 KCL의 주장을 받아들여 Aspen의 조사 신청을 기각하는 결정을 내렸다.

Bronx로서는 한국 시장에서의 수입, 판매는 물론 한국에서의 승소 사례를 활용해 전 세계 에어로젤 시장에서 Aspen의 강력한 경쟁자로 나설 수 있게 된 것이다. 이번 무역위원회 조사 건엔 KCL의 김영철, 김보성 변호사와 이준형 변리사가 Bronx 측 대리인으로 나서 주도적으로 활약했다.

KCL의 김보성 변호사는 "특허 침해 등 IP 이슈가 수출입에 관련된 경우 무역위원회에서 다투어지는 경우가 갈수록 늘어나고 있다"며 "이번 사례는 특허권의 성립과 권리범위에 관한 근본적인 의문을 제기해 승소한 매우 의미 있는 사례"라고 말했다.

리걸타임즈 김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr)