IP
다른 어느 업무분야 못지않게 로펌에서 일찌감치 자리를 잡은 분야 중 하나가 지식재산권(IP) 분야로, 1968년 한국 로펌 중 두세 번째로 문을 연 중앙국제 법률사무소는 IP 전문 로펌으로 상당기간 시장을 주름잡았었다.
로펌마다 전문성을 갖춘 IP 변호사들이 포진하고 있는 가운데 학부에서 공학이나 약학 등을 전공하고 로스쿨에 진학한 이공계 출신 변호사들이 속속 배출되며 IP 변호사의 외연이 빠르게 확대되고 있다. 이와 함께 IP 분야에 특화한 IP 전문 로펌들도 여러 곳 설립되어 활약하는, 전문성이 두드러진 분야가 IP 분야로, 대형 로펌과 IP 부티크의 이원적 구조로 IP 변호사들의 세계가 형성되어 있다.
대형 로펌, IP 부티크의 이원적 구조
조앤파트너스의 대표를 맡고 있는 조태연 변호사는 특히 상표에 밝은 IP 변호사로 소개되며, 특허법원 판사 출신으로 법무법인 다래를 세운 박승문 변호사, 특허법인 AIP의 이수완 변호사, 그루제일의 정여순 변호사가 IP 부티크를 연 주인공들이다. 이수완 변호사는 변리사들과 함께 특허법인을 세워 IP 변호사로 활동하는 특이한 이력의 소유자로 이 변호사도 특허법원 판사를 역임했다.
또 다래의 민현아 변호사, 그루제일의 박창수, 정영선 변호사도 경력이 오래된 IP 분야의 전문가들이다. 민현아 변호사는 이화여대 컴퓨터공학과 출신으로 다래에서 후배들을 이끄는 맏언니의 역할을 톡톡히 해내고 있다.
박창수 변호사는 정여순 변호사와 함께 김앤장 IP팀에서 오래 활동한 후 IP 부티크로 옮긴 경우이며, 박 변호사도 변호사가 되기 전 특허법원 판사 등으로 재판실무를 담당했다. 정영선 변호사는 변호사가 되기에 앞서 먼저 변리사시험에 합격해 오랫동안 특허법인에서 변리사로 활동한 변리사 출신 IP 변호사로, 대학에선 미생물학을 전공했다.
변호사 외에도 변리사, 전문 패러리걸, 외국변호사 등으로 구성된 막강한 IP 군단을 보유하고 있는 김앤장은 양영준, 장덕순 변호사에 이어 원유석, 한상욱 변호사와 대법원 지적재산권조 재판연구관 또는 특허법원 판사를 역임한 박성수, 강경태, 김종석, 유영선 변호사 등 쟁쟁한 전문가들이 두텁게 포진하고 있다. 노경식, 이윤조 변호사는 제약과 의료기기 · 식품 · 화장품, 보건의료 등 헬스케어 분야에서 이름이 높다.
특허법원 판사 출신 많은 김앤장
또 박민정, 이석희, 장현진 변호사로 김앤장 IP 변호사의 계보가 이어진다. 박민정, 장현진 변호사도 특허법원 판사를 역임했다.
법무법인 광장도 김재훈, 권영모 변호사에 이어 그룹장인 대법원 지적재산권조 재판연구관 출신의 김운호 변호사, 특허법원 판사 경력의 오충진 변호사, 국제 IP 거래와 미국 특허소송에 밝은 박환성 변호사, 곽부규, 박금낭, 이헌, 류현길, 이은우, 양희진 변호사로 길게 IP 전문가들이 포진하고 있다.
류현길 변호사는 서울공대 출신의 변호사로, 특허와 영업비밀분쟁에서 두드러진 활약을 보이고 있다. 변호사가 되기 전 특허사무소에서 수년간 특허출원 업무를 담당한 경력도 있다.
태평양의 IP 업무는 특허법원 수석부장 출신의 권택수 변호사가 좌장을 맡아 특허법원 판사와 대법원 지식재산권조 재판연구관 또는 총괄연구관을 역임한 이명규, 박정희 변호사, 라이선싱과 지식재산권 거래, 엔터테인먼트, 스포츠 등의 분야에서 활발하게 자문하는 이후동 변호사, 삼성전자 IP센터 IP법무팀장을 역임한 강기중 변호사, 서울대 전기공학부를 나온 김태균 변호사 등이 이 분야의 대표적인 전문가로 소개된다. 김태균 변호사는 변리사 시험에도 합격했다. 이어 김지현, 염호준, 남문기, 강태욱, 이재엽 변호사로 전문가 층이 형성되어 있다.
염호준, 강태욱 변호사는 순서대로 법원에 있을 때 특허법원 판사, 수원지법 지재전담부에서 IP 실무를 담당했다.
세종엔 특허법원 부장판사 출신으로 삼성디스플레이와 LG디스플레이 사이의 특허침해금지 손해배상소송에서 삼성 측 대리인으로 활약한 문용호 변호사와 현재 한국지적재산권변호사협회(KIPLA) 회장을 맡고 있는 박교선 변호사, 사법시험에 앞서 변리사 시험에도 합격한 임보경 변호사, 저작권 등 콘텐츠 분쟁 전문가로 유명한 임상혁 변호사 등이 IP 분야를 대표하는 전문가로 포진하고 있다.
윤주탁, 김윤희 전자공학 전공
또 서울대에서 전자공학을 전공하고, 특허법원 판사, 서울고법 지식재산권 전문재판부 고법판사로 근무한 윤주탁 변호사, 고려대 전자공학과 출신으로 일본 로펌에서도 경험을 쌓은 김윤희 변호사, 서울대 조선해양공학과 재학중 변리사시험에 먼저 합격해 특허법률사무소에서 삼성, 엘지, 현대모비스 등 대기업의 국내외 특허출원 및 등록업무를 수행하기도 한 정창원 변호사, 방송 및 영상콘텐츠 저작권 사건에 밝은 김우균 변호사 등이 유명하다.
율촌은 KIPLA 회장을 역임한 최정열 변호사가 부문장을 맡아 스포츠 · 엔터테인먼트 분야에서 활약이 돋보이는 염용표 변호사, 특허법원 판사 출신의 이다우 변호사, 대법원 지적재산권조 총괄재판연구관을 역임한 구민승 변호사 등 쟁쟁한 변호사들이 포진하고 있다.
또 서울공대 출신으로 율촌 신산업 IP팀에서 주도적으로 활동하는 임형주 변호사, 서울공대 기계공학과를 졸업하고 변리사시험에 합격해 변호사가 되기 전 특허사무소에서 근무하기도 한 황정훈 변호사, 최근 손앤풋볼리미티드를 대리하여 토트넘과의 계약 체결에 자문한 이용민 변호사, 사법시험 합격 전 제31회 기술고등고시 기계직에 합격하여 특허청에서 특허심사관으로 근무하기도 한 정상태 변호사 등이 IP 분야의 전문가로 이름을 날리고 있다.
화우는 김원일, 권동주, 김정규, 이근우, 이세정, 이창우 변호사로 IP 변호사들의 진용이 이어진다.
권동주 변호사는 메디톡스 변호사라고 불러도 될 정도로 메디톡신주 사건에서 활약한 것으로 유명하며, 이근우 변호사는 영업비밀 침해, 상표, 저작권, 전직금지, 부정경쟁행위 등 IP 분야의 다양한 사건에서 활약하며 소송을 통한 유리한 입지 확보와 함께 합의를 통한 윈윈 마무리를 추구하는 것으로 정평이 나 있다.
김영철 변호사가 이끄는 KCL IP팀은 김범희, 김보성, 정종국 트리오가 유명하다. 김범희, 김보성 변호사는 대학에서 공학을 전공한 공대 출신 IP 변호사의 대표적인 예이다.
강우준, ISU 회장 당선 기여
법무법인 린의 김용갑 변호사도 김앤장 시절부터 오랫동안 IP 업무를 수행한 IP 변호사로, 전략적 사고가 뛰어나다는 평. 법무법인 한결의 윤복남 변호사도 서울대 물리학과를 나온 IP 전문가 중 한 명이며, 법무법인 가온의 강우준 변호사는 스포츠 · 엔터테인먼트 분야에서 활약이 크다. 강 변호사는 지난 6월 김재열 삼성글로벌리서치 사장이 국제빙상경기연맹(ISU) 회장으로 당선되는데 법률고문으로 보좌하며 힘을 보탰다.
지평에선 특허법원 판사를 역임한 성창익 변호사와 현재 게임법학회 회장을 맡고 있는 최승수 변호사가 유명하다. 또 여성인 김문희 변호사는 최근 들어 사건이 급증하고 있는 엔터테인먼트 분야의 전문가 중 한 명이다.
◇권동주 변호사/화우=대법원 지식재산권조 재판연구관, 특허법원 대등재판부 제1호 고법판사를 역임한 권동주 변호사는 법무법인 화우의 IP 실무를 한 단계 높였다는 평가를 받고 있다. 최근 바이오 제약 분야에서 가장 뜨거운 이슈였던 메디톡스 집행정지 사건 6건을 대리하여 1심부터 대법원까지 17전 16승의 승리를 거둔 실적이 이를 잘 말해 준다.
이외에도 SK케미칼을 대리해 프로맥정 약가인하 고시 대응, 골관절염 치료제 조인스정 특허분쟁과 '엑셀론 패치' 제네릭에 대한 특허침해소 방어 등 제약바이오 분야에서 탁월한 성과를 도출하고 있다.
소송의 승패를 좌우하는 핵심 쟁점을 파악하는 능력이 뛰어나다는 평을 듣고 있다.
◇김문희 변호사/지평=일찌감치 엔터테인먼트 · 미디어 분야에 특화한 변호사 경력 15년이 넘는 베테랑으로, 유명 드라마와 영화 제작 자문, 유명 연예인을 대리한 허위사실 유포 등에 대한 대응, 전속계약 분쟁 수행 등 다양한 사안에서 활약하고 있다. 얼마 전 개봉한 '한산: 용의 출현'도 김 변호사가 제작과 관련해 자문한 작품이며, 글로벌 OTT에서 제작 · 서비스되는 다수의 드라마, 영화에 대한 법률자문을 수년 전부터 지속적으로 제공하고 있다.
김 변호사는 각종 투자와 원작, 리메이크 등의 라이선스에 관한 계약 자문도 활발하게 수행한다. 올 상반기 키이스트를 대리하여 드라마제작사 스튜디오플로우의 지분 인수 및 유상증자 관련 신주 발행 거래에 자문하였으며, SM엔터테인먼트가 퓨처플레이의 상환전환우선주식(RCPS) 신주를 인수하는 거래에도 SM엔터테인먼트 측 변호사로 참여했다.
대한상사중재원 중재인이자 방송분쟁조정위원, 콘텐츠분쟁조정위원으로 활동하고 있다.
◇김보성 변호사/KCL=서울대 공대 출신의 IP 변호사로, IP 분쟁은 물론 정보통신, 개인정보, 전자상거래 등 기술이 관련된 다양한 사안에서 활약하고 있다. IP 분야에서도 라이선스 계약, 경고장 발송과 대응, 지식재산권 관련 실사, 소송 및 심판, 형사사건 대응 및 마무리 합의까지 일체의 과정에 많은 업무경험을 보유하고 있다. 직무발명 보상, 권리이전 청구 소송 등도 그의 업무범위에 들어 있다.
김 변호사는 페이스북 등 외국의 빅테크 기업과 자동차회사 등을 상대로 개인정보와 정보통신에 관하여 발생하는 여러 문제에 관한 자문, 신고, 대응 등의 업무를 처리하는 한편 바이오, 제약, 블록체인, NFT 분야로 업무영역을 확장하고 있다.
김 변호사는 차폐 필름과 보호 필름 등의 필름 제품에 관한 여러 특허사건에서 토다이수 등의 고객사를 대리하여 승소한 데 이어 지금도 필름 특허 관련 사건들을 수행하고 있다.
◇김종석 변호사/김앤장=특허법원 판사, 대법원 지재조 연구관 출신 IP 전문가로, 김앤장에선 특허, 상표, 디자인, 영업비밀 등 IP 분야의 다양한 사건을 수행한다.
스위스 회사가 A사를 상대로 제기한 LNG 선박에 장착된 압축기 관련 특허분쟁에서 A사를 대리하여 스위스 회사의 청구를 성공적으로 방어, A사로부터 압축기를 납품받은 선박 제조회사가 선주에게 무사히 LNG 선박을 인도할 수 있도록 기여했다.
또 당뇨병 치료제 관련 특허의 존속기간연장등록 무효 사건과 효력범위 사건에서 승소를 이끌고, B형 간염 치료제 관련 물질특허에 대해 최종 승소판결을 받는 등 제약 사건에서도 발군의 실력을 발휘하고 있다. 용법 · 용량 특허의 대법원 전원합의체 판결에도 관여했으며, 국내 인삼 제조업체와 편의점 업체를 대리한 상표분쟁에서 승소한 것도 있다. 《특허판례연구》, 《영업비밀보호법》, 《상표법 주해》 등 여러 권의 공동저서가 있다.
◇김지현 변호사/태평양=일찌감치 IP 분야에 특화해 경력 20년이 넘는 여성 IP변호사 중 한 명으로, 클라이언트들은 김 변호사에 대해 "매우 급박하게 많은 요청을 했음에도 신속하고 자세한 설명으로 업무에 큰 도움을 준다"는 긍정적인 피드백을 내놓고 있다.
일본 과자업체가 롯데제과의 빼빼로 제품의 형태가 트레이드 드레스 권리를 침해하였다며 미국 법원에 제기한 미투 소송이 김 변호사가 활약한 대표적인 사안 중 하나로 소개된다. 김 변호사 등의 주도 아래 태평양에선 사건 초기부터 대리인 선정에 관여하고 미국 대리인과 협업하면서 소송 전략의 수립에서부터 디스커버리 프로세스, 증인신문 절차 등을 지원하여 2021년 미 법원이 롯데제과의 손을 들어주는 최종 승소판결을 얻어냈다. 김 변호사는 현재 LG유플러스, KT 등 국내 주요 OTT 기업을 대리하여 음악저작물 사용료 관련 분쟁을 수행 중에 있다. 문화체육관광부장관을 상대로 한 징수규정 승인처분에 대한 다툼으로, 콘텐츠 관련 다른 기업들과도 연결되는, 시장에서 가장 주목하는 저작권 분쟁 중 하나다.
◇박금낭 변호사/광장=서울대 약대를 나온 약사 출신의 박금낭 변호사는 제약바이오 분야의 전문가로 유명하다. 현재 진행 중인 세계적인 제약사 노바티스의 글로벌 블럭버스터이자 30년만에 심부전에 대한 표준치료 가이드라인을 개편한 혁신신약 '엔트레스토' 특허소송이 박 변호사의 전문성을 가늠할 수 있는 대표적인 소송으로, 그녀는 미국, 유럽, 중국, 인도 등 전 세계에서 진행되는 100여개 특허소송의 리드카운슬로 활약하고 있다.
박 변호사는 화이자와 BMS를 대리하여 글로벌 분쟁의 일환으로 진행된 '엘리퀴스' 특허소송에서도 수십년간 유지되어 온 대법원의 선택발명 진보성 법리가 변경되어야 한다는 판단과 함께 특허침해금지가처분 인용 결정을 받아냈다.
◇박민정 변호사/김앤장=특허법원 판사출신으로 특히 상표사건에서 뛰어난 역량을 발휘하고 있는 박민정 변호사는 자신이 리드카운슬로 주도한 상표사건 '38연승'의 기록을 갖고 있다. 상대방이 확실한 상표 사용 증거를 제출해 어쩔 수 없이 패소한 상표불사용 취소 사건을 제외하면 연승 기록은 '59연승'으로 늘어난다.
보톡스 사건과 H.O.T. 상표사건이 박 변호사가 활약한 대표적인 케이스로, 보톡스 사건에선 "보톡스 상표가 보통명칭화 되었다"는 상대방의 주장을 방어하여 '보톡스' 상표를 지켜냈고, H.O.T. 상표사건에서는, 그룹 H.O.T.의 전 매니저가 등록해두고 그룹 멤버들을 상대로 상표권 침해를 주장하던 H.O.T. 상표를 무효시켜 그룹 H.O.T.의 자유로운 활동을 가로막던 법적 장애를 제거했다. '세계지도가방'으로 유명한 프리마클라쎄 사건도 박 변호사가 주도한 사건으로, 지도만으로 구성된 상표의 식별력을 예외적으로 인정받으며 고객의 상표를 지키고 침해제품의 상표 사용을 금지시켰다.
◇박환성 변호사/광장=박환성 변호사는 국제 IP 분쟁이 주된 업무영역으로, 특히 한국 기업들이 미국 법원 또는 미 무역위원회(ITC)에 지식재산권 침해 이슈로 제소를 당하는 경우 미국 로펌들과의 협업을 통해 한국 기업을 위한 각종 자문과 디스커버리 대응 등의 업무에서 두각을 나타내고 있다.
보안 문제에 민감한 한국 기업들의 요구를 충족하기 위해 국내에 설치된 서버를 통해 디스커버리 업무를 수행한 것도 박 변호사가 처음이다.
디스커버리 대응 두각
국내에서도 외국 고객들을 위한 자문, 소송 수행뿐만 아니라 세관의 국경 조치와 한국 무역위원회 절차에 관한 업무를 수행, 글로벌 차원의 지식재산권 분쟁 대응, 보호에 탁월한 역량을 발휘하고 있다.
디스커버리 업무 등을 수행하면서 기업의 문서 또는 전자정보의 수집 · 관리에 경험을 축적한 그는 각종 소송 또는 조사에 대비한 컴플라이언스 업무뿐만 아니라 기업의 정보보호 및 보안을 목적으로 하는 문서관리 업무도 수행하고 있다.
◇성창익 변호사/지평=특허법원 판사를 역임한 IP 전문가로 지평 IP팀의 핵심 변호사 중 한 명이다. 면밀한 법리 검토는 물론 창의적인 아이디어가 돋보인다는 평.
LG생활건강과 애경산업이 맞붙은 펌핑치약 분쟁이 대표적인 사례로, 애경산업을 대리한 성 변호사 팀에선 설문조사를 실시해 제출하는 등 적극적인 변론을 편 결과 지난해 항소심에서 'PUMPING' 또는 '펌핑'은 '눌러 쓰는 펌핑형 치약'임을 나타내기 위하여 기술적으로 사용한 것이므로, 자타상품의 식별표지로서 사용되었다고 볼 수 없다는 판단과 함께 상표권 침해가 성립하지 않는다는 승소 판결을 받아냈다.
또 여기어때의 '페이백' 서비스가 야놀자의 '마이룸' 서비스에 관한 특허권을 침해하였다고 주장하며 야놀자가 여기어때를 상대로 제기한 특허권 침해금지 및 손해배상청구소송에서 여기어때를 대리해 2020년 8월 야놀자의 청구를 막아냈으며, 이외에도 압타머 관련 특허침해소송 승소, 접이식 운송박스 기술 관련 부정경쟁행위소송 승소 등 승소 사례가 이어진다.
최근 반도체 테스트장치에 관한 특허침해소송에서 티에스이를 대리하여 1심에 이어 특허법원에서의 항소심에서도 승소하였으며, 2차 전지 제조장치 특허권자를 대리하여 침해금지 및 손해배상 소송을 진행하고 있다. (계속 이어짐)
리걸타임즈 김진원 기자(jwkim@legaltimes.co.kr)
