[리걸타임즈 특집] 2021 지식재산권 분야 리그테이블
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  • 기사출고 2021.12.23 08:29
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IP 부티크들 메이저 로펌에 도전장

지식재산권

법무법인 율촌 지식재산권팀에 따르면, 특허 등 지식재산 관련 분쟁을 겪고 있는 기업의 비율이 꾸준히 증가하고 있다. 특히 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목(아이디어 탈취행위) 및 카목(기타 성과도용행위)이 신설된 이후 부정경쟁행위 사건이 지속적으로 증가하고 있으며, 11월에는 데이터 부정사용행위 및 퍼블리시티 부정사용행위도 부정경쟁행위에 추가하는 취지의 개정안이 통과되어 관련 분쟁이 늘어날 것으로 예상된다. 이와 함께 종업원의 권리의식 향상과 함께 직무발명보상금 사건이 꾸준히 증가하고 있고, 특허청 특별사법경찰을 겨냥한 특허권 침해, 영업비밀 침해 등의 형사고소도 꾸준한 증가 추세에 있다.

KCL, 다래, 그루, AIP 등 유명

이 분야 역시 메이저 로펌들이 4차 산업혁명 시대의 특허파수꾼을 자처하며 높은 경쟁력을 발휘하는 가운데 20년 넘는 역사가 쌓인 법무법인 KCL IP팀과 변호사와 변리사의 협업을 강조하는 법무법인 다래와 법률사무소 그루, 대법원 재판연구관 출신의 이수완 변호사가 활약하는 AIP, 조앤파트너스 등 IP 부티크들이 메이저 로펌에 도전장을 내밀고 함께 활약하고 있다. 또 법무법인 대륙아주, 양헌, 김앤장 출신의 김용갑 변호사가 포진한 법무법인 린, 법무법인 원, 법무법인 한결 등 로펌마다 비중을 두어 중시하는 중요 업무분야가 IP 분야로, 메이저부터 부티크까지 IP 자문의 스펙트럼이 다양하게 형성되어 있다.

법무법인 광장 관계자는 "법원이나 특허청에서 지식재산권자를 보호하고자 하는 경향은 금년에도 계속되고 있으나, 다만 전 세계적인 코로나19 장기화로 인하여 외국의 지식재산권자들이 한국에서의 지식재산권 쟁송을 보류하거나 쟁송 개시 시점을 신중히 검토하고 있는 것으로 보인다"는 의견을 내놓았다. 또 "올해는 사상 최대 규모의 양적완화 정책에 따른 저금리 기조로 기업인수 · 합병이 폭증하면서 국가 핵심기술을 보유한 한국회사를 해외 기업이 인수 · 합병하거나 해외로 기술을 이전하는 사례가 많았는데, 정부는 이에 대한 심의를 엄격하게 진행함으로써 한국 지식재산권이 해외로 유출되는 것을 막기 위한 적극적인 판단을 하고 있다"고 덧붙였다.

◇동일 그룹내 가나다순
◇동일 그룹내 가나다순

광장은, Lam Research가 국내 반도체 제조공정 기업인 PSK의 신규 반도체 설비(베벨에칭 장비)를 대상으로 제기한 특허 침해금지 및 손해배상을 청구한 사건에서 PSK를 대리하여 소송을 진행하고 있으며, 그에 대응하여 PSK가 Lam Research의 특허에 대해 제기한 특허무효심판 역시 수행하고 있다. 또 산업용 로봇용 모션제어 보드 및 시스템 플랫폼 전문기업인 아진엑스텍을 위하여 모션제어 기술이 구현된 소스코드 및 관련 기술 자료를 유출한 퇴직 임직원 및 경쟁업체를 상대로 영업비밀 침해금지 민 · 형사사건을 수행하고, 엔씨소프트가 웹젠의 ‘R2M’ 게임이 자신의 '리니지(Lineage)' 게임 내 핵심 규칙 및 부수적인 요소들을 모방하였다는 이유로 게임 자체에 대한 서비스 금지를 구하는 저작권 침해금지 및 손해배상청구소송과 형사 고소를 제기한 건에서 웹젠을 대리하여 민 · 형사사건을 수행하는 등 특허, 영업비밀, 상표, 저작권 등 분야별로 다양한 사건을 맡아 활약하고 있다.

김앤장, 별도 홈페이지 운영

별도의 인터넷 홈페이지와 함께 분야별 · 기술별 · 국가별로 특화된 막강한 인재 풀을 보유하고 있는 김앤장 지식재산권 그룹은 국내 의료기기 업체를 대리하여 대형 해외 경쟁사와의 독일 특허침해소송에서 탄탄한 비침해 및 무효 논리 개발을 통해 다수의 특허소송을 성공적으로 방어한 사례, 선택발명에 대한 무효심판 사건의 대법원 단계에서 특허권자인 BMS를 대리하여 하급심의 판단을 뒤집고 선택발명의 진보성 판단 법리에 관한 대법원의 새로운 기준을 이끌어내 특허가 유효라는 판단을 받아낸 사례, 'NOVAK' 상표권자가 제기한 상표손해배상소송에서 아식스를 대리하여 '타인의 상표권과 유사한 상표를 사용하더라도 유명인과의 협업계약에 따른 설명적 사용이면 침해가 되지 않는다'는 판단을 처음으로 받아낸 사례 등을 의미 있는 최근 승소사례로 소개했다.

이태리 패션회사 Alverio Martini의 지도패턴 및 '1A Classe' 상표가 수요자 사이에 출처 표시로 널리 알려진 사실 및 이들 표장이 모두 '프리마클라세'로 호칭된다는 구체적 사용 실태를 성공적으로 입증하여 제3자가 부정한 목적으로 출원하여 등록받은 'Prima Classe' 상표를 무효시킨 사례도 있다.

법무법인 율촌은 청호나이스를 대리해 코웨이와의 특허무효 심결취소소송에서 승소한 사건, 코닝 인코포레이티드(Corning Inc.)를 대리하여 에이지씨 가부시키가이샤(AGC Inc.)와의 특허무효심판에서 승소한 사건을 올해 주요 승소사례로 소개했다. 특히 지난 여름 IP & Technology 부문을 출범시켜 통합 자문으로 시너지를 높이고 있다고 강조했다.

KCL, 중국 모방상표 대응 돋보여

김영철 대표변호사에 이어 김범희, 김보성, 정종국 변호사 트리오가 활약하는 KCL IP팀은 올해 특히 중국에서의 한국 상표 모방 사례에 대한 성공적인 대응이 돋보였다. 유명 캠핑용품업체를 대리해 중국에서 의류에 대해 동일한 상표가 무단출원된 것에 대응해 등록을 저지하고, 완구업체의 한글 상표와 애니메이션 캐릭터를 모방한 상표 등이 중국에 다수 등록된 것을 인지해 무효심판, 이의신청, 정보제출 등의 조치를 진행, 모두 승소했다.

김앤장 출신의 변호사와 변리사들이 주축을 이루고 있는 법률사무소 그루는 올해 특히 영업비밀침해와 산업기술유출 사건에서 활약이 컸다. 반도체용 잉곳(Ingot) 제작을 위한 단결정 성장 장치 관련 국내 기업 간의 영업비밀침해 및 산업기술유출 사건, 배터리 성능검사기 관련 국내 회사의 영업비밀침해 사건, 반도체 세정장비 관련 국내 회사의 영업비밀침해 및 산업기술유출 사건 등을 수임하여 관련 민 · 형사 업무를 수행 중에 있으며, 최근 내려진 형사 1심 판결에서는 피고인을 대리하여 무죄의 선고를 받아내는 성과를 올렸다.

법무법인 지평도 애경산업을 대리한 이른바 '펌핑치약' 상표권 등 침해금지와 손배배상청구소송에서의 1, 2심 승소, 티에스이를 대리한, 반도체 테스트 소켓 특허에 기한 티에스이와 아이에스시 간의 침해사건 1심 승소 등 승소사례가 이어지고 있다. 신생기업인 스타트업의 특성상 초기에 그 상표가 주지저명성을 획득하기 어려운 면이 있어서 상표등록을 선점당하면 그 상표를 무효로 만들기 어렵고 향후 사업에 치명적인 타격을 입을 수 있는데, 주식회사 미로를 대리하여 해당 상표무효심판에서 무효심결을 받기도 했다.

문용호, 박교선, 임보경 변호사 등 쟁쟁한 멤버들이 포진하고 있는 법무법인 세종 IP팀은 길리어드사이언스와 오리지널 제약사 간의 HIV 신약치료제 특허침해 손해배상 및 무효심판 사건에서 지난해 말 가장 위협이 되는 ViiV의 특허를 무효로 하는데 성공했으며, 한미약품을 대리하여 국내 배급권자인 한국릴리가 제기한 국내 최초 약가인하소송에서도 1, 2, 3심 모두 승소했다.

세종, 韓 기업 외국 내 피소 현황 모니터링

세종 관계자는 "국경을 넘는 제품의 이동이 자유롭고 빈번해지면서 그 제품에 관련된 지적재산권의 분쟁 또한 국경을 넘어 전 세계적으로 발생하고 있는 상황"이라며 "세종 IP 그룹은 국내 기업들의 외국 내 피소 현황을 상시적으로 모니터링하여 국내 기업들에게 외국에서의 분쟁 관련 정보를 신속하게 제공하고 있으며, 외국 현지 로펌이 주도하고 있는 외국의 분쟁 사건에서 국내 기업과 외국 로펌 사이의 가교 역할을 하면서 국내 기업들이 편하고 효율적으로 외국 로펌의 자문을 받도록 조력하는 한편 외국 로펌에 소요되는 법률비용을 최소화할 수 있도록 적극적인 역할을 수행하고 있다"고 소개했다.

특허법인 화우와 함께 시너지를 제고하고 있는 화우 지식재산권팀은 세계적으로 1조 3,430억원의 시장을 형성하고 있는 치매치료제인 엑셀론패치 관련 다국적 제약회사인 노바티스 아게가 조성물특허권 침해를 원인으로 SK케미칼을 상대로 약 1,833억원 상당의 손해를 주장한 사건에서 SK케미칼을 대리하여 지난 8월 서울중앙지법에서 노바티스 아게가 주장하는 손해액 1,833억원 중 98%를 기각하는 판결을 받아낸 것을 가장 먼저 소개했다. 특히 1심 소송 진행 중 SK케미칼이 소송대리인인 기존의 다른 대형로펌 대신 화우로 말을 갈아타 승소한 사례로, 상대방 대리인도 국내 굴지의 로펌이었다.

메디톡스 대리해 17전 16승

화우는 또 메디톡스를 대리하여 대전지방식품의약품안전청의 6회의 제조판매중지명령, 품목허가취소처분에 대한 집행정지신청 사건에서 지방법원, 고등법원, 대법원까지 1년에 걸쳐서 17전 16승을 거두어 위법한 행정처분에 대한 사법통제를 이끌어냈다는 평가를 받고 있다.

화우 관계자는 "에너지 대변환의 시대적 흐름에 따라 2차 전지 분야, 전기차, 수소차 분야의 특허출원, 분쟁이 증가할 것으로 예상되고, 코로나 상황, 고령화 시대 도래에 따라 헬스케어 분야에서도 제약, 바이오, 의료기기에 관한 특허출원, 분쟁이 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.

법무법인 태평양은 의뢰인인 셀트리온이 2015년 트룩시마 출시를 위해 오리지널 의약품 특허권자인 바이오젠을 상대로 제기한 무효심판 사건에서 최종 승소하고, 스타벅스 코리아의 새로운 서비스 및 상품 출시와 관련한 다양한 지식재산권 이슈들에 대한 자문을 담당하고 있다고 소개했다.

태평양, '배터리 분쟁' LG에 자문

태평양은 또 LG에너지솔루션과 SK이노베이션간의 전기자동차 배터리 기술에 관한 영업비밀 침해분쟁에서 LG에너지솔루션을 대리하여 국내외 분쟁에 대한 자문을 제공하고, 미국의 ATM 제조사가 노틸러스 효성을 상대로 제기한 미 ITC 조사에 미 현지 대리인과 협업하여 성공적으로 대응했으며, Ohio 지방법원에 제기되었다가 Delaware 지방법원으로 이관되어 진행 중인 특허침해 손배소에서 노틸러스 효성의 방어를 위해 자문하는 등 IP 관련 국제분쟁에서 폭넓게 활약하고 있다. 태평양은 이와 관련, "글로벌 IP 분쟁이 늘어남에 따라 ENI팀(eDiscovery & Investigation)과 협업 체계를 갖추어 eDiscovery 절차에서 방대한 데이터를 신속하고 효율적으로 검토하고, 국재중재소송그룹, 해외사무소, 특허법인 변리사와 유기적으로 협업하는 시스템을 갖추었다"고 강조했다.

리걸타임즈 김진원 기자(jwkim@legaltimes.co.kr)