[리걸타임즈 IP Law] 중국 개정 상표심사기준의 주요 내용과 대응방안
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  • 기사출고 2022.05.04 08:28
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'사용 목적 아닌 악의의 상표 출원 등록 불가' 추가

2021년 11월 24일 중국 국가지식산권국(国家知识产权局)은 "상표심사 및 심리표준"(商标审查及审理标准)을 폐지하고, 새로운 상표 심사기준인 "상표심사심리지침"(商标审查审理指南, 이하 "본 지침"으로 지칭)을 발표하였다. 본 지침은 2022년 1월 1일부터 시행되었다.

올 1월부터 시행

본 지침은 상편 "방식심사 및 사무업무(形式审查和事务工作编)"와 하편 "상표심사심리(商标审查审理编)"로 구성되며, 그중 실체심사와 관련된 하편의 주요 개정 사항을 소개하면 다음과 같다.

◇심상희 변리사(좌) · 유영재 변리사
◇심상희 변리사(좌) · 유영재 변리사

지난 2019년 4월 23일 제4차 상표법 개정안이 통과됨에 따라 중국 상표법 제4조 제1항에 "사용을 목적으로 하지 않는 악의의 상표 출원은 등록받을 수 없다"는 규정이 추가되었다. 중국 국가지식산권국은 상표법 개정에 부응하기 위해, 개정 상표법 시행 후 약 2년간의 심사 사례 및 광범위한 의견 수렴을 바탕으로 본 지침에서 상표법 제4조 제1항의 "사용의사 없는 악의의 상표 출원"에 대한 심리 기준을 제정하였다(상표심사심리지침 하편 제2장).

구체적으로, 본 지침은 사용을 목적으로 하지 않는 악의의 상표 출원이란 '출원인이 생산 · 경영활동에 필요하지 않음에도 진실한 사용의사 없이 대량으로 상표등록을 출원하고, 상표자원을 부당하게 점유하여 상표등록의 질서를 어지럽히는 행위'로 정의하는 한편, 사용의사 판단의 6가지 고려 요소로 i)출원인 기본 현황 ii)출원인 상표출원 · 등록 현황, iii)상표의 구성, iv)출원인의 행위 v)이의신청 · 심판절차 중 제출된 증거, vi)기타 요소-모방출원 블랙리스트 포함 여부, 신용불량기록 등을 제시했다. 또한 본 지침에 따르면 출원인과 공모하거나, 출원인과 특정 신분 관계, 기타 연락 관계가 있는 자연인, 법인 또는 기타 단체가 출원한 상표도 본 규정의 판단에 고려될 수 있다.

결합상표의 식별력 판단기준 변경

문자와 도형이 결합된 상표의 식별력 판단과 관련하여, 기존 심사기준에서는 식별력이 없는 문자라도 식별력이 있는 도형과 결합되어 해당 도형 부분으로 인해 출처표시로 인식될 경우 전체적으로 식별력이 있는 상표로 판단하였으나, 본 지침은 i)문자와 도형이 독립적으로 결합되어 있고 문자 부분에 식별력이 없을 경우 전체적으로 식별력이 없는 것으로 판단하되, ii)도형 부분에 뚜렷한 특징이 있어 해당 도형 부분으로 인해 출처표시로 인식된다고 판단될 경우 출원인에게 식별력 없는 문자 부분에 대한 전용권의 포기를 요청하는 것으로 관련 규정을 변경하였다.

또한 식별력 없는 입체 형상에 문자 등 식별력 있는 2차원 요소가 결합된 상표의 식별력 판단과 관련하여, 본 지침은 i)전체적으로 식별력이 있다고 판단하되, ii)출원인이 자발적으로 식별력 없는 입체 형상 부분에 대한 전용권의 포기를 선언하지 않을 경우, 출원인에게 해당 입체 형상에 대한 전용권의 포기를 요청할 수 있고, iii)출원 공고시 전용권 포기 사실을 공고하는 규정을 추가하였다. 다만, 본 지침에 따르면 식별력 있는 문자 등 2차원 요소의 크기가 입체 형상과 비교하여 너무 작거나, 입체 형상이 제품의 포장 장식으로 인식되기 쉬운 경우 전체적으로 식별력이 없는 것으로 판단된다.

선사용상표의 지역적 범위 완화

한편 본 지침의 개정 사항 중에서 주목해야 할 또 다른 내용은, 상표법 제32조 후단 규정("타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표를 부정한 수단으로 먼저 등록하여서는 아니된다")과 관련하여 타인 선사용상표의 사용에 대한 지역적 범위가 완화되었다는 점이다. 구체적으로 기존 심사기준은 '일정한 영향력이 있는 타인의 선사용상표란 중국 본토에서 사용되어 관련 공중에게 알려진 상표'라고 규정하여 해당 상표가 중국 본토 내 사용에 의하여 일정한 영향력을 취득하였을 것을 요구하였으나, 본 지침은 이러한 '중국 내 사용'의 제한을 삭제하여, 중국 본토가 아닌 지역에서 사용된 경우라도 그 명성이 중국에 전달되어 중국 수요자들로부터 일정한 영향력을 취득하였을 경우 이러한 사실은 본 규정의 판단 자료가 될 수 있도록 하였다.

본 지침은 대리인 또는 특정관계인의 무단 출원에 관한 상표법 제15조의 적용 요건을 완화하여 정당권리자에 대한 보호를 강화하였다.

구체적으로, 중국 상표법 제15조 제1항(권한을 받지 않은 대리인 또는 대표자의 상표출원)과 관련하여, 기존 심사기준의 '피대리인 · 피대표자가 등록출원 행위를 알고 있었음에도 합리적인 기간 내에 이의를 제기하지 않았음을 입증할 수 있는 증거가 있는 경우, 대리인 · 대표자가 피대리인 · 피대표자로부터 권한을 받은 것으로 본다'는 규정을 삭제하였다.

정당권리자에 대한 보호 강화

또한 제15조 제2항(권한을 받지 않은 특정관계인의 상표 출원)의 적용 요건 중 '선사용'의 지역적 범위와 관련하여, 기존 심사기준은 정당권리자의 선사용상표가 무단출원 상표의 출원 전 중국 본토에서 사용되었을 것을 요구하였으나, 본 지침은 '중국 내에서 사용'이라는 제한을 삭제하여 정당권리자의 상표가 해외에서 선사용된 경우라도 본 규정이 적용될 수 있도록 하였다. 또한 본 지침은 상표법 제15조 제2항의 '기타 관계'의 예시에 '상표출원인과 사용권자의 사업상 주소가 가까운 경우'를 추가하여 정당권리자에 대한 보호를 한층 강화하였다.

중국 상표법 제32조 전단(타인의 선권리를 침해하는 상표)의 선권리 중 '상호권'의 적용 요건과 관련하여, 기존 심사기준은 '일정한 주지성을 갖는 타인의 상호권과 동일 또는 유사할 것'을 요건으로 하였으나, 본 지침에서는 '동일 또는 거의 동일'로 변경하여, 타인의 상호권과 유사한 경우에는 본 규정에 해당하지 않는 것으로 적용 범위를 축소하였다.

이외에도 본 지침은 i)타인의 선권리 중 '성명권'의 종류에 기존 '본명', '필명', '예명', '별명'외에 '번역명(译名)'을 추가하였고, ii)자연인이 고인(故人)이 된 경우 그 성명권, 초상권은 본 규정의 '선권리'에 해당하지 않음을 명확히 하였으며, iii)'지리적 표시'를 본 규정상의 선권리의 일종으로 추가하였다. iv)아울러 저작물 명칭, 저작물 캐릭터 명칭을 '기타 보호되어야 할 선권리'의 예시에 추가하여, 저작물 명칭 등 저작물에 대한 보호를 명확히 하였다.

성명권에 번역명 추가

상표법 제4조(사용 의사 없는 상표출원 금지)와 관련하여, 본 지침은 i)출원 수가 정상적인 경영활동의 필요를 초과하여 현저히 많은 경우, ii)상표를 대량으로 등록한 후 등록된 상표를 다수의 양수인에게 나누어 양도한 경우 등과 같이 상표 브로커의 전형적 행위를 동 규정에 해당하는 사례로 제시하였다. 상표 브로커에 의한 상표 선점 피해가 지속적으로 발생하고 있는 바, 이의신청이나 무효심판청구 시에 상대방 및 관련자들의 상표등록출원 현황을 조사하여 상표법 제4조의 적용 가능성을 적극 모색할 필요가 있다.

또한 본 지침은 일정한 영향력을 취득한 선사용상표(상표법 제32조 후단) 및 특정관계인의 무단 출원(상표법 제15조 제2항)의 지역적 범위를 완화하여 해외 정당권리자에 대한 보호를 강화하였다. 중국에 진출하였거나 진출할 예정인 국내 기업들은 추후 발생할 수 있는 분쟁에 대비하기 위하여 홍콩, 대만 등 중화권에서의 선사용 자료와 미국, 유럽, 한국 등 해외에서의 선사용 자료를 체계적으로 관리할 필요가 있겠다.

심상희 · 유영재 변리사(김앤장 법률사무소, sanghee.shim@kimchang.com)