2021년 11월 3일, 중국 최고인민법원(이하 '최고법원')은 특허권자(스위스 Synthes GmbH, 이하 '원고')가 제기한 특허침해소송 2심에서 다보회사(大博医疗科技股份有限公司) 등(이하 '피고')의 문서제출명령 불이행에 따른 입증방해 책임을 인정하여 특허침해금지 및 원고가 청구한 배상액 전액 2천만 위안(한화 약 37억여원)과 합리적 지출비용 10만 위안(한화 약 1,900만원)을 모두 인정하는 종심 판결(2021 最高法知民终148号)을 내렸다. 

본건에 적용된 문서제출명령은 "전리권침해분쟁에 관한 사법해석"(最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 2)(2016년 제정) 제27조에서 규정하고 있다. 즉, "침해자가 획득한 이익에 대해 권리자가 이미 일차적 증거를 제공하고 특허침해행위 관련 장부, 자료를 주로 침해자가 보유한 상황에서 법원은 침해자에게 해당 장부, 자료를 제공할 것을 명령할 수 있으며, 침해자가 정당한 이유 없이 제공하지 않거나 거짓 장부, 자료를 제공하는 경우, 법원은 권리자의 주장과 제공한 증거에 따라 침해자가 침해로 획득한 이익을 인정할 수 있다." 문서제출명령에 관한 규정은 지난 6월 1일부터 시행된 제4차 개정 전리법(专利法, 특허, 실용신안, 디자인에 관한 법률) 제71조에도 포함되었다.

본안 특허는"대퇴골 골절 치료용 장치"(ZL03827088.9, 2003.9.18 출원, 2008.6.11 등록공고)로, 원고는 2017년 2월 17일 장사시 중급인민법원(이하 '1심 법원')에 특허침해소송을 제기하고, 침해품의 생산, 판매, 청약을 포함한 피고의 특허침해행위의 금지와 경제적 손실 2천만 위안 및 합리적 지출 비용 10만 위안의 배상 등을 청구하였다.

일부 청구항 유효 결정

이에 피고는 본안 특허에 대한 무효심판을 제기하였으나 청구항 3 및 이를 인용하는 일부 청구항에 대해 유효 결정(제35089호)이 내려졌고, 피고는 다시 심결취소소송을 제기하였으나 결국 2020년에 소를 취하하였다.

주된 쟁점이 된 독립항 3은, "골수핀(1), 슬라이딩 슬리브(10), 뼈고정부재(20)를 포함하는 대퇴골 골절 치료용 장치로, 슬라이딩 슬리브(10)의 종방향 호울 중 회전 가능하게 지지되는 로드(24)와 로드(24)의 자유단부에 설치되는 잠금장치(30)를 포함하는 것을 특징으로 한다"는 내용을 포함하고 있다. 

원고는 피고의 제품에 대해 구매 공증을 진행하였고, 그 중 골수핀 계열 다섯 모델 제품이 본안 특허를 침해한다고 주장하였다. 또한 원고는 배상액과 관련하여 피고의 판매 사이트에서 나타난 제품 가격, 주식공모설명서에 공개된 제품 판매액, 마진율 등을 포함한 공증서와 변호사비, 공증비 영수증 등을 증거로 제출하였다. 한편 피고는 선행기술(자유기술)의 항변을 주장하며 두 건의 미국 특허를 증거로 제출하였다.

침해행위 인정

1심 법원은 피고의 선행기술의 항변에 대해서 본안 특허의 로드와 잠금장치의 기술특징이 나타나지 않는다는 등의 이유로 배척하고, 특허권의 보호범위에 속하는 침해품이 침해행위금지의 대상이 된다고 판결하였다.

최고법원은 1심 법원의 침해금지 판결을 인용하면서, 피고의 골수핀 계열 제품으로 침해기술을 특정할 수 있으며 침해기술이 메인핀과 나선블레이드를 포함하고 이 둘을 결합 사용하여 대퇴골 골절 치료에 사용할 수 있으면 피고는 침해품의 생산자로 이미 특허기술을 실시한 것이라고 하였다. 또한 원고가 모든 일련번호 제품을 증거로 제시하지 못하였다는 피고의 주장에 대해, 모델번호가 동일하고 일련번호가 상이한 제품은 규격에서 차이가 있을 뿐 동일한 구조를 가지므로 원고가 제공하지 못한 다른 일련번호의 제품에 대해서 피고가 생산, 판매행위를 하였다고 합리적으로 추정할 수 있다고 하였다.

원고는 피고의 침해이익으로 손해배상을 주장하였는데, 피고의 사이트에서 채증한 판매량, 판매가격을 통해 침해품의 연간 수입을 추산하는 방법, 특정 침해품 판매액이 차지하는 평균 점유율과 마진율을 고려하는 방법, 피고의 주식공모설명서 중 공개된 판매 데이터 등을 이용해 피고 제품의 이익을 계산하는 방법의 세 계산법으로 배상액이 모두 2천만원을 넘는다고 주장하였다.

원, 피고 쌍방은 특히 배상액에 대해 다투었다. 1심 법원은 원고가 주장한 세 계산법으로 정확히 피고의 침해이익을 계산할 수 없고, 권리자의 손실과 실시료에 대한 증거도 없어 법정배상을 택한다고 하면서, 침해품의 판매가격, 영업수익 중 판매액의 비율, 마진율, 본안 특허의 비교적 높은 공헌도 등을 고려하여 100만 위안의 배상액을 판결하였다.

하지만 최고법원은 원고가 제기한 두 번째 방법을 채택하고, 구체적으로는 피고의 판매 사이트에서의 침해품의 판매수량과 영수증의 판매가격, 3년간 판매금액 중 영업수입의 평균 비율 및 주식공모설명서의 영업이윤율 등의 데이터를 이용하면서 조정하는 방식으로 피고의 침해이익을 계산하였다.

이의만 제기하고 보유 증거 미제공 

이외 최고법원은 본안 특허가 수술의 간소화, 수술시간의 단축, 수술 난이도의 경감이라는 효과로 인해 제품 판매시장에서 가지는 가치를 고려할 수 있다고 하였다. 반면 중국에서 침해품은 인체에 삽입하는 3류 의료기기로 이러한 제품의 생산, 판매를 추적 가능하도록 규정하고 있어 피고가 제품의 생산 및 판매 데이터를 제출할 수 있음에도 법원의 침해품 판매 데이터를 제출하라는 문서제출명령에 대해 시간이 너무 오래되어 찾을 수 없다는 이유로 따르지 않고 단지 자체 제작한 한 해의 판매 데이터와 네 장의 판매 영수증만 제공하고 관련 증거자료를 제출하지 않은 행위는 입증방해를 구성한다고 하였다. 또한 원고가 이미 입증에 최선을 다하였고 제시한 증거와 배상액 계산법으로 청구금액이 성립할 수 있음을 충분히 증명한 상황에서, 피고가 원고의 청구금액에 동의하지 않는다고 하면서 계산방법에 이의만 제기할 뿐 보유하고 있는 증거를 제공하지 않음으로 인해 특허권자의 배상액이 성립한다고 추정할 수 있다고 설시하였다.

이에 따라 재판부는 피고가 정당한 이유 없이 관련 증거자료를 제출하지 않음으로 인한 불리한 결과에 대해 책임을 져야 한다고 지적하고, 계산한 침해이익이 청구금액을 초과하여 원고의 배상청구 전액을 지지하는 한편, 10만 위안의 비용에 대해서도 실제 지출 비용이 훨씬 넘었을 것으로 판단하여 원고가 주장한 지출 비용 전액을 인정하였다.

이번 최고법원의 판결에서, 증거 부족으로 손해배상을 충분히 받지 못했던 과거와 달리 침해자에 대한 문서제출명령을 더욱 엄격히 적용하여 정당한 이유 없이 명령을 이행하지 않을 때 권리자가 주장하는 손해배상액이 성립한다고 추정함으로써 외국 권리자도 보다 공정한 판결을 받을 수 있었음을 알 수 있다. 한국 특허법에 도입된 자료제출명령 규정도 공정한 판결을 위해 보다 실효성 있게 적용되기를 기대해 본다.

서지영 변리사 · 강혜련 외국변리사(김앤장 법률사무소, jyseo@kimchang.com)