[리걸타임즈 IP Law] 유럽단일특허와 통합특허법원

지난 수년간 유럽에서 논의된 통합특허법원 협정(Agreement on the Unified Patent Court; UPCA)이 빠르면 올해 중반에, 늦으면 내년 초에 발효될 예정이다. 이에 따르면 유럽연합(EU) 중 UPCA를 비준한 국가들에서 단일한 효력을 갖는 유럽단일특허가 도입되고, 이 국가들에서 유럽 특허 분쟁 사건을 관할하는 통합특허법원이 설립된다. 2022년 3월 기준, UPCA를 비준한 국가는 17개국이다.

17개국에서 비준

통합특허법원은 참가국들 내에서 기존의 유럽특허 및 새로운 유럽단일특허의 침해소송, 무효소송 및 기타 구제 절차에 대한 관할권을 가진다. 이러한 단일특허 및 통합특허법원 제도는 약 3억 5,000만 인구를 포함하는 광범위한 시장규모와 가치에 상응하며, 이는 미국 특허시장과 견줄 수 있다.

유럽단일특허의 출원절차는 유럽특허청에서 담당해오던 기존 유럽특허의 절차가 그대로 적용된다. 유럽특허 출원의 특허결정이 통지된 후 1개월 이내에 유럽특허청에 신청하면 유럽단일특허의 획득이 가능하다. 기존 유럽특허에서는, 출원/등록 절차에 사용된 유럽특허청의 공식 언어(영어, 독일어, 프랑스어 중 하나) 이외의 다른 두 개의 언어로 청구항이 번역되어야 하고, 각 개별국 진입(validation) 절차에서는 각 진입 국가에서 요구하는 경우 청구항 또는 명세서를 포함한 전체가 해당 진입 국가의 언어로 번역되어야 한다. 그러나 유럽단일특허를 신청하면 이러한 번역은 불필요해진다.

두 특허제도 중 하나 선택해야

UPCA를 비준한 참가국에서는 개별적인 기존의 유럽특허와 새로운 유럽단일특허를 동시에 가질 수 없으며, 둘 중 하나를 선택해야 한다. 단일특허제도에 참가하지 않은 유럽연합회원국(스페인 등), UPCA를 비준하지 않은 유럽연합회원국(아일랜드 등), 유럽연합회원국이 아닌 국가(영국 등)에서는 개별 국가별로 진입하는 기존의 유럽특허만 획득할 수 있다.

유럽통합특허법원은 유럽단일특허에 대한 침해 및 유효성 판단에 대한 관할권을 갖는다. 뿐만 아니라 UPCA 비준 이전에 특허 등록되어 유효한 기존 유럽특허에 대해서도 관할권을 갖는다. 다만, 옵트 아웃을 신청하면, 유럽통합특허법원이 아닌 각 국가의 법원이 개별적으로 유럽특허의 침해 및 유효성 판단에 대한 관할을 갖는 것이 가능하다. 옵트 아웃은 7년(연장 가능)의 과도기 동안 별도의 수수료 없이 유럽특허청에 신청 가능하다.

특허권자는 추후 유럽통합특허법원에서 침해소송을 진행하기 원하는 경우, 옵트 아웃을 한 번 철회할 수 있다(이 경우 옵트 인이 된다). 단, 이때 이미 계류 중인 개별국 소송이 있으면 옵트 인은 가능하지 않다. 또한 유럽단일특허제도가 발효되기 전 3개월의 "sunrise period" 동안 유럽특허의 특허권자는 미리 옵트 아웃 신청을 할 수도 있다.

유럽통합특허법원은 1심 법원과 항소법원으로 구성된다. 1심 법원은 중앙법원과 현지법원 및 지역법원을 포함한다. 일반적으로 침해소송이 아직 계류되지 않은 경우, 무효소송 및 비침해 확인소송은 중앙법원에서 심리되고, 침해소송은 현지법원 또는 지역법원에서 심리된다. 법원은 침해소송 및 무효 반소를 동일한 절차에서 심리하거나, 침해소송과 무효 반소를 분리하여 심리할 수도 있다. 그러나 대부분의 경우 법원은 절차를 분리하지 않고, 하나의 동일 절차에서 침해 및 유효성을 심리할 것으로 예상된다.

옵트 아웃, 소 제기 전 등록되어야

특허권자는, 옵트 아웃을 신청하여 UPCA를 비준한 참가 국가에서 유럽특허의 모든 개별국 특허권이 한 번의 공격으로 무효화되는 위험을 피할 수 있다. 다만, 이러한 옵트 아웃은 해당 특허에 대한 소송이 유럽통합법원에 제기되기 전에 등록되어야 한다. 따라서 무효소송이 우려되는 특허권자는 무효소송이 유럽통합특허법원에 제기되기 전에 옵트 아웃 신청을 고려해야 한다. 추후 유럽통합특허법원에서 침해소송을 원하는 특허권자는, 계류 중인 개별국 소송이 없다면 옵트 인을 통하여(즉, 옵트 아웃을 철회) 유럽통합특허법원에서 UPCA를 비준한 참가국들에 대해 일괄적인 침해소송을 제기할 수도 있다.

출원인은 유럽특허가 등록되기 전에 유럽단일특허의 획득을 원하는지 고려할 수 있다. 유럽특허청은 UPCA가 발효되기 전에도 출원 절차 중인 유럽특허에 대해 유럽단일특허를 신청할 수 있는 방법을 마련하고 있다.

첫 번째 방법은, 특허결정("Intention to Grant") 통지를 받은 후 등록료 등(Grant Fee & Publication Fee)의 납부기한을 4개월 연기해 두고 나중에 UPCA가 발효되면 유럽단일특허로 전환하여 등록받는 것이다. 다른 방법은, 특허결정 통지를 받은 유럽특허출원에 대해 UPCA가 발효되기 전 약 4개월의 기간 동안 조기에 유럽단일특허를 신청하는 것이다.

UPCA가 발효되면 특허권자는 유럽특허를 개별국 법원에서 행사할지, 아니면 유럽통합특허법원에서 권리를 행사할 것인지 선택해야 한다. 옵트 아웃을 신청한 후에 특허권자가 일괄적인 침해소송을 유럽통합특허법원에 제기하려면 먼저 옵트 아웃을 철회해야 한다. 잠재적인 침해자는 개별국에서 무효소송을 제기함으로써 다시 옵트 인(즉, 옵트 아웃의 철회)하는 것을 저지할 수 있다. 따라서 특허권자는 잠재적인 침해자와 접촉하기 전에 미리 옵트 아웃의 철회를 고려해야 한다.

유럽단일특허, 전략적 접근 필요

유럽통합특허법원은 유럽특허의 무효소송에 대한 관할권을 가지며, 무효의 효력은 UPCA을 비준한 참가 국가들에 일괄적으로 적용될 수 있다. 따라서 특허권자가 옵트 아웃을 하지 않았다면, 경쟁자는 유럽특허절차를 통하여 획득한 여러 개별 국가의 특허권을 개별 국가들에서 개별적으로 무효시킬 필요 없이 유럽통합특허법원에서 하나의 통합된 절차를 통하여 한꺼번에 무효시킬 수 있다.

이상 살펴본 바와 같이 유럽단일특허 및 유럽통합특허법원을 이용할지, 이용한다면 어떻게 이용할 지에 대한 전략적인 결정이 내려져야 한다. 유럽단일특허를 신청하는 것은, 유럽 출원의 특허 등록 이후 보다 많은 국가에서 보호받을 수 있다는 점에서, 기존 유럽특허에 비해 큰 이점이 있다. 그러나 이러한 이점은, UPCA를 비준한 참가국들에서 단일한 효과를 가짐에 따라 발생할 수 있는 위험성과 함께 고려되어야 한다. 또한 유럽단일특허제도는 아직 생소한 법원인 유럽통합특허법원에서 다뤄진다는 점도 염두에 두어야 할 것이다.

유럽에서 특허권/출원을 보유한 한국기업들은 특허 포트폴리오를 검토하고, 특허의 강한 정도, 특허의 상업적 가치 및 침해 가능성을 고려하여, 유럽단일특허제도의 활용방안을 검토하는 것이 바람직하다.

이시몬 · 김동만 독일 변리사(HOFFMANN EITLE), 박주경 · Eva Metzger 독일 변리사(김앤장 법률사무소)

※이시몬 · 김동만 독일 변리사는 독일 뮌헨에 본사를 두고 있는 범유럽 IP 로펌인 HOFFMANN EITLE에 재직중이며, 기계공학 분야 관련 법률자문을 제공하고 있다.