[리걸타임즈 IP Law] 엘리퀴스 대법원 판결

대법원은 선택발명의 특허성 판단법리를 새롭게 제시하면서 '엘리퀴스(성분명 아픽사반)' 특허의 진보성을 인정하는 판결을 하였다(2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결). 6년 가까이 진행되어 온 특허소송에서, 특허심판원과 특허법원은 엘리퀴스 특허의 진보성을 부정하였으나, 대법원은 선택발명의 경우에도 일반발명과 같은 관점에서 진보성을 판단해야 한다는 취지로 판시하면서 그 진보성을 인정하는 판결을 선고한 것이다.

1. 선택발명이란

선택발명이란 "선행 또는 공지의 문헌에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 발명"을 의미하는 것으로 제약 · 화학 발명 분야에서 주로 문제가 된다. 예를 들어, 선행발명의 여러 치환기의 다양한 정의를 포괄하는 일반식 화합물에 속하기는 하나 통상의 기술자가 선행발명으로부터 구체적으로 인식하지 못하였던 우수한 특정 화합물을 새롭게 찾아낸 경우 이를 선택발명으로 하여 특허를 부여한다. 인류와 산업의 발전에 공헌한다는 점에서 일반 화합물 발명과 아무런 차이가 없으므로 그 창작에 따른 기여와 가치를 인정하여 특허로 보호해 준다는 데 그 의의가 있다.

2. 종래 선택발명에 관한 법리와 실무

우리나라에서 선택발명에 관한 법리와 실무는 약 20년에 걸친 대법원 판결들에 의해 발전해 왔는데, 미국, 유럽 등 다른 나라들과는 달리, 일반발명과 구분되는 엄격한 특허성 판단기준이 적용되어 왔다. 이에 따라 엘리퀴스 특허는 미국, 유럽, 일본 등 주요 외국에서는 특허로 보호받고 있음에도, 우리나라에서만 예외적으로 그 특허가 무효로 될 위기에 처해 있었다.

일반적으로 어떤 발명이 특허등록을 받기 위해서는 선행발명과 비교하여 그 구성을 도출하기가 곤란하거나 효과가 현저하다는 것을 근거로 하여 진보성이 인정되어야 한다. 이와 같이 일반발명의 경우 '구성의 곤란성'과 '효과의 현저성'을 두 축으로 하여 진보성을 판단하는데, 진보성 판단에서 고려되는 효과는 특허 명세서에 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있도록 기재되어 있으면 충분하다.

반면 선택발명은 중복특허라는 인식 하에 엄격한 진보성 요건을 적용해 왔다. 즉, 선행발명으로부터 그 구성을 도출하는 것은 용이하다는 전제 아래 진보성 판단 시 '효과의 현저성'만을 고려해 왔다. 또한 대법원은 선택발명의 효과를 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 같은 것인지 다른 것인지 구분하여, 이질적인 효과의 경우 특허 명세서에 이러한 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용을, 동질적인 효과의 경우 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적인 기재를 요구해 왔다.

실제 소송에서 어떤 발명이 선택발명으로 포섭되기만 하면 진보성을 인정받는 것이 매우 어려웠고, 이에 따라 우수한 제약 · 화학 발명들이 우리나라에서만 유독 특허로 보호받지 못하는 경우가 많았다. 이와 같이 우리나라에서 운용되어 온 선택발명의 진보성 판단기준은 지나치게 까다롭고 제 외국의 판단기준과도 조화되지 않는다는 점에서 비판의 대상이 되어 왔다.

3. 엘리퀴스 특허소송

엘리퀴스는 1950년대 개발된 와파린 이후 50년만에 나온 새로운 기전의 경구용 항응고제로서 '아픽사반'이란 화합물을 유효성분으로 함유하며, 작년 기준 전 세계 매출 순위 4위에 이르는 블록버스터 의약품이다.

엘리퀴스 사건에서 쟁점이 된 특허는 아픽사반 화합물에 관한 것이다. 2015년 3월 위 특허는 선택발명에 해당하며 명확한 효과 기재가 없어 그 효과의 현저성을 인정할 수 없으므로 진보성이 부정된다는 이유 등으로 특허무효 심판이 제기되었다.

선행발명은 수천 억 가지 이상의 화합물을 이론적으로 포함할 수 있는 일반식과 그에 포함되는 몇몇 구체적인 화합물을 개시하고 있었다. 그러나 아픽사반은 물론 아픽사반의 구조적 특징이라고 할 수 있는 락탐 고리를 가지는 화합물을 전혀 기재하고 있지 않았고, 락탐 고리에 주목할 만한 내용 또한 기재하고 있지 않았다. 그럼에도 엘리퀴스 특허는 선택발명으로 포섭되어 이와 같은 구성의 곤란성은 전혀 고려되지 않은 채 특허심판원에서 무효로 판단되었다.

하급심의 보완 법리 제기

다만 특허무효심결 취소소송단계에서의 특허법원과 특허침해금지 가처분 사건에서의 서울중앙지방법원은 모두 종래 선택발명의 특허요건이 과도하게 엄격하다는 문제점을 인식하고 보완 법리를 제시하였다.

서울중앙지방법원은 선행문헌으로부터 선택의 곤란성이 인정되는 선택발명에 대해서까지 일률적으로 효과의 현저성만을 요구하는 것은 타당하지 않다고 하면서, 엘리퀴스 특허는 구성의 곤란성이 있고 나아가 현저한 효과도 있다고 판단하면서 그 진보성을 인정하였다(2018. 6. 27.자 2018카합20119 결정).

특허법원 역시 종래 선택발명의 진보성 판단기준의 문제점을 인식하고, "선행문헌에 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거나, 선행문헌에서 일반화하여 당해 특허발명으로 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은 경우에 한하여 엄격한 특허요건을 완화할 수 있다"는 나름의 기준을 제시하였다. 그러나 중앙지방법원 결정과는 달리 엘리퀴스 특허는 위 판단기준을 적용하더라도 그 진보성이 부정된다고 판단하였다(2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결).

대법, 특허법원 판결 파기환송

대법원은 종래의 선택발명 판단 법리는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지라고 하면서, 선택발명의 진보성 판단 시에도 일반발명과 마찬가지로 구성의 곤란성이 인정될 경우 진보성이 부정되지 않는다고 판시하였다. 효과의 현저성과 관련해서도 "특허 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장, 증명하는 것이 허용된다"고 설시하였다. 즉, 선택발명의 진보성 판단기준을 일반발명에서와 같이 본 것이다.

대법원은 이러한 새로운 진보성 판단기준을 적용하여, "선행발명에 락탐 고리가 구체적으로 개시되어 있지도 않고, 아픽사반과 전체적으로 유사한 구조를 가지고 있거나 락탐고리를 갖는 화합물을 찾아볼 수 없다"는 이유로 구성의 곤란성을 인정하였다. 또한 "특허 명세서 기재 및 출원일 이후 제출된 실험자료 등에 의하면 아픽사반은 개선된 Xa 억제활성 등의 효과를 가진다"며 효과의 현저성도 인정하였다. 대법원은 이러한 판단을 토대로 특허법원 판결을 파기환송하였다.

이번 대법원 판결은 선택발명의 진보성 판단 시에도 구성의 곤란성을 고려해야 하고 효과의 현저성 판단도 일반발명과 동일한 방법으로 해야 한다는 명시적인 설시를 통하여, 기존에 비판의 대상이 되었던 우리나라 특유의 선택발명 관련 법리를 제 외국과 균형을 이루도록 사실상 변경하였다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 대법원 판결에 따라 우리나라에서도 인류에 큰 혜택을 줄 수 있는 가치 있는 선택발명에 대한 충실한 보호가 가능해져 향후 우리나라 제약산업의 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

유영선 변호사 · 이상남 · 김지연 변리사(김앤장 법률사무소, youngsun.you@kimchang.com)